베트남 ‘선등록주의’ 진출 전 상표권부터 등록

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경영정보 ㅣ 특허변리 베트남 ‘선등록주의’ 진출 전 상표권부터 등록 침해입증 어렵고 제도 미비…마드리드 제도 이용 해당국가 동시 출원

기사입력2017-06-14 10:57

#1. 베트남으로 의류를 수출하던 A사는 시장 반응이 좋아 현지에 진출하기로 마음먹었다. 그러나 공장을 설립하고 시운전을 하던 도중 당황스러운 통보를 받았다. 베트남 특허청에 신청한 상표출원신청이 거절당한 것이다. 알아보니 현지 에이전트를 통해 A사의 제품을 구매·판매해오던 업자가 제품이 인기를 얻자 먼저 상표권을 등록한 것이었다. A사는 상표를 되찾아 오기위해 협상을 시도했으나, 업자는 현지 투자금액의 1/3에 달하는 비용을 요구했다. 지불능력이 없었던 A사는 공장과 원·부자재를 남겨놓고 철수할 수밖에 없었다.

#2. 국내 주방용품 생산업체인 B사는 제품의 우수성을 인정받아 세계 22개국에 수출을 하고 있었다. 지적재산권의 중요성을 알고 전세계에 총 300여건에 달하는 특허, 상표 등을 출원했다. 2012년부터는 베트남에도 상표등록을 완료하고 제품판매를 시작했다. 그러나 현지에 유통되던 위조품 때문에 30만달러 규모의 수출계약이 중단되고 말았다. 다행히 상표권을 등록해 놓아 추후 베트남 당국의 도움을 얻을 수 있었고, 70여개에 이르는 모조품을 적발할 수 있었다.

◇베트남에서 적발된 상표권 침해 1450건=베트남에 진출하는 국내기업이 늘면서 무단 상표도용이나 위조상품 제작·유통 등과 같은 지식재산권 피해를 입는 사례가 늘고 있다. 특히 가장 침해가 빈번한 상표권의 경우 선등록주의여서, 먼저 등록하지 않으면 보호받기 어렵다. 베트남에 진출하려면 반드시 사전에 상표권을 확보해야한다.

하노이 해외지식재산센터(IP-Desk)에 따르면, 이처럼 지재권 침해를 입어 대응책을 마련하기 위해 상담한 건수가 2013년 1건이었지만 지난해는 36건으로 늘었다. 지재권 상담과 상표·디자인 출원 지원 건수도 2013년 106건에서 지난해 570건으로 5배 이상 증가했다.

피해가 가장 많이 발생하는 분야는 상표권이다. 베트남 특허청(NOIP)에 따르면, 2015년 기준 베트남에서 적발된 상표권 침해 적발건수는 총 1450건이다. 특허·실용신안 침해(2건), 산업디자인 침해(28건)에 비해 압도적으로 많다. 특허 등 다른 지재권과 달리 상표권은 특별한 기술이 없이도 쉽게 도용할 수 있기 때문이다.

<그래픽=이가영 기자> ©중기이코노미

◇속지주의·선등록주의…빨리 등록하는게 답=베트남의 상표권은 속지주의를 따르고 있어 등록하지 않으면 권리를 보호받을 수 없다. 또 선등록주의를 채택, 먼저 등록한 사람에게 권리가 주어진다. 이에따라 권리를 먼저 확보한 사람은 다른 사람이 상표권 등록신청을 할 경우, 항의서를 제출하거나 취소신청을 할 수 있다.

만약 침해를 당했다면 현지 업체와의 거래가 있고 증명할 서류가 있으면 이의신청, 상표 무효신청이 가능하지만 거래가 없다면 뾰족한 방법이 없다. 관련법령과 제도도 잘 갖춰져 있지않아 베트남 관련당국의 적극적인 단속을 기대하기도 어렵다. 사법기관보다는 행정조사를 통한 분쟁해결을 장려하지만, 단속이 이뤄지는 경우 단속 공무원이 기업에 수수료를 요구하는 경우도 빈번하다. 상표권을 무엇보다 빨리 확보하는 것이 권리를 보호할 수 있는 최선의 예방책인 셈이다.

상표권을 등록하는데 1년6개월에서 2년 정도를 예상해야 한다. 심사기간은 9개월이지만, 상표등록 업무가 1년6개월을 넘어 2년 가까이 지연되는 경우가 빈번하다. 최근에는 예전보다 빨라졌지만 3개월이면 상표권을 확보할 수 있는 한국에 비하면 여전히 늦다. 따라서 진출하기 전부터 미리 상표권등록을 진행하는게 좋다.

▲출원서 ▲위임장 ▲상표견본 등 관련서류를 준비해 베트남 특허청(NOIP)에 신청하면 된다. ‘형식검사→실체검사→등록증명서 발급’의 단계를 거쳐 등록된다. 상표권이 등록되는 날로부터 즉시 권리를 행사할 수 있다. 한번 등록하면 10년간 유효하다.

국제조약을 통해 상표권을 보호하는 방법도 있다. 마드리드 제도가 대표적이다. 상표출원을 원하는 국가들을 정해 한국 특허청에 신청하면, 각 국가에서 동시에 출원이 진행되는 제도다. 이 경우 상표출원을 거절당하면 국제출원이 모두 거절될 수 있어 유의해야 한다. 파리조약을 활용하면 베트남에 먼저 등록된 상표권에 대해 우선권을 주장할 수도 있다. 상표권을 최초 출원한 날로부터 6개월이내 베트남에 동일 상표를 출원했을 때만 가능하다.

중견·중소기업의 경우 정부가 운영하는 해외지재권 보호사업을 활용할 수 있다. 특허청과 대한무역투자진흥공사가 세계 6개국에서 운영하는 해외지식재산센터(IP-DESK)가 대표적이다. 베트남에는 호치민에 있다. 센터를 방문하면 지재권 관련 상담뿐만 아니라 등록, 피침해시 필요한 비용과 절차 등을 지원한다.