韓 특허출원과 동시에 美 예비출원하면 우선권

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세계시장 ㅣ 아메리카 韓 특허출원과 동시에 美 예비출원하면 우선권 정규출원前 출원일 확보수단…비용싸고 한국어 가능, 1년내 정규출원

기사입력2017-07-13 09:56

최근 소위 ‘특허괴물’이라 불리는 NPE(Non-Practicing Entity)의 특허공격이 거세지고 있다. 특허청과 한국지식재산보호원이 발간한 ‘2016 국제 지재권분쟁동향 연차보고서’를 보면, 지난해 국내기업이 경험한 해외 지재권분쟁 총 155건 가운데 63%가 NPE에 의한 소송이었다.

NPE는 제품을 직접 생산하지 않고 보유한 많은 특허권으로 로열티, 배상금, 합의금 등을 요구하며 수익을 창출하는 회사를 말한다. 특허권을 엄격하게 보호하고 있지만, 소송비용이 비싸 기업이 대응하기 어려운 미국에서 주로 활동한다. NPE의 특허공격을 효과적으로 방어하기 위해서는 미국의 지재권 보호제도와 사법시스템을 제대로 이해하고, 이를 전략적으로 활용할 필요가 있다.

<그래픽=이가영 기자> ©중기이코노미

미국의 지식재산권은 특허권(Patent), 상표권(Trademark), 영업비밀(Trade Secret) 등으로 분류된다. 각각의 권리는 특허법, 상표법, 부정경쟁방지법으로 보호받는다.

특허법은 발명에 대한 특허권을 보호한다. 제3자는 어떠한 법적근거없이 미국내에서 특허제품을 제조·사용·판매 등을 할 수 없고, 수입해서도 안된다. 상표권을 규율하는 상표법은 혼동가능성이 있는 유사상표를 제3자가 사용하는 것을 금지하고, 식별력을 갖춘 단어·구절·상징·디자인 등을 보호한다. 부정경쟁방지법은 불공정한 상거래행위인 허위광고, 제품비방, 상거래상비방, 영업비밀침해, 광고권 침해와 남용 등을 규제한다.

미국특허는 실용특허, 디자인특허, 식물특허 등으로 나눈다. 우리나라의 실용신안과 특허는 미국의 실용특허에 해당하고, 디자인은 미국의 디자인특허에 해당한다. 식물특허는 무성생식에 의해 개량된 새로운 식물에 대한 특허를 말한다. 괴경식물(구경·근경을 포함하는 식물)과 야생식물은 제외되며, 등록번호가 PP로 시작한다.

과거에는 ‘최초 출원자’가 아닌 ‘최초 발명자’에게 권리를 부여하는 선발명주의를 따랐다. 그러나 2011년 특허법을 개정하면서 선출원주의로 변경됐다. 한번 등록하면 특허출원일로부터 20년(디자인특허는 14년)간 권리를 보호받을 수 있고, 특허청의 귀책사유로 특허심사가 지체될 경우에는 5년까지 존속기간을 연장해 준다. 신규성(Novelty), 비자명성(진보성·non-obviousness), 유용성(Usefulness)을 만족해야 특허로 인정받을 수 있다.

등록 이후 4·8·12년차에 연차료를 납부해야 한다. 특허료를 납부하지 않아 권리가 소멸됐다 하더라도 일정한 조건하에서 회복할 수 있는 제도도 있다. 한국과 마찬가지로 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을 인정한다. 유예기간 경과 후에도 납부지연이 비의도적이거나 불가피한 이유임을 입증하면, 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부함으로써 권리를 회복할 수 있다. 다만 추가수수료를 지불해야 한다.

<그래픽=이가영 기자> ©중기이코노미

특허출원 방법은 정규출원과 예비출원(가출원)이 있다. 정규출원은 통상적인 정상출원을 말한다. ▲명세서(Specification) ▲특허청구범위(Claims) ▲선서서(Oath)·선언서(Declaration) ▲정보공개진술서(IDS) 등 서류를 준비해 신청한다.

예비출원은 정규출원에 앞서 출원일을 우선 확보하기 위한 출원을 말한다. 예비출원 출원일로부터 12개월 이내, 그리고 예비출원이 미국 특허청에 계류 중인 기간에 정식출원을 완료해야 한다. 12개월내 정규출원을 해야하고 기간이 지나도록 정규절차가 이뤄지지 않으면 등록포기로 간주된다.

예비출원은 정규출원에 비해 출원료가 저렴하다. 비싼 정규출원 전에 선행기술을 더 조사할 필요가 있거나 시장성 검토, 기술개선 등의 계획이 있다면 활용할 수 있다. 정식출원에 비해 갖춰야 할 서류도 간단하다. 출원일을 확보하는 것이기 때문에 상세한 설명과 도면을 영어번역문없이 제출할 수 있다. 또 특허청구범위 및 정보공개진술서(IDS), 특허출원선언서(PAD) 역시 제출하지 않아도 된다. 즉 영어로 제출하지 않아도 되기 때문에 한국어로 작성해 출원해도 무방하며, 출원일을 시급하게 확보하기 위한 수단으로 유용하다.

예컨대 A가 한국에서 먼저 특허출원을 하고, 1년내 우선권 주장을 통해 미국에도 특허를 출원한다는 계획이 있다고 하자. A가 우선권을 주장하기 전에 B가 미국에 특허를 출원했다면 한국 출원일로의 소급은 불가능하다. 그러나 A가 한국에 특허출원과 동시에 미국에서 예비출원을 하면, 1년내 우선권 주장을 통해 한국 출원일을 미국 출원일로 인정받을 수 있다.

또 최초 출원이 진행 중인 기간에 동일 발명 목적물에 대한 두번째 출원으로써 1명 이상의 동일 발명자가 출원하는 ‘계속출원’이 있다. 출원 이후 기술이 개량되거나 진보된 경우 선출원에 없던 새로운 기술내용을 추가하기 위한 ‘일부계속출원’, 본래의 출원을 2개 이상으로 분할해 출원하는 ‘분할출원’ 등도 있다.