상표권을 침해한 도메인 ‘이전등록’ 가능할까

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경영정보 ㅣ 특허변리 상표권을 침해한 도메인 ‘이전등록’ 가능할까 침해자의 도메인 말소등록·사용금지 가능…이전등록은 재산권 침해

기사입력2019-05-16 12:40

김범구 객원 기자 (bkk0909@hanmail.net) ㅣ다른기사보기

김범구 변호사(김범구 법률사무소·특허법률사무소, 전 엔터테인먼트법·저작권법 겸임교수)

A는 B가 3년 전에 이미 취득한 상표권을 침해하는 내용의 도메인을 생성, 사용하고 있었다. 이 사실을 알게 된 B는 자신의 상표권을 침해한 행위에 대해 A를 상대로 침해행위의 금지, 손해배상의 청구 및 상표권자의 신용회복 등을 내용으로 하는 권리구제방법 중 가장 근본적인 방법을 찾고 있다.

B는 A가 사용하는 도메인이 많은 이용자를 유인하고 유용한 정보를 제공하는 등 제법 활성화됐음을 인지하고, A의 도메인을 말소하기에는 아깝다는 생각이 들어 자신에게 이전등록하는 것이 가능한지 고민하고 있다.

B는 A의 도메인에 대한 사용금지 또는 말소등록 등의 가능한 조치 범위 안에 자신에게의 이전등록도 가능하다고 생각한다. B의 권리구제방법은 법해석에 의해 보호받을 수 있는가?

◇쟁점=타인의 상표권을 침해하는 행위에 대한 법률효과는 사용의 금지청구, 손해배상의 청구 및 상표권자의 신용회복에 필요한 행위의 인정 등을 열거할 수 있다.

상표법은 ‘상표권자 등이 침해금지 내지 침해예방을 위한 청구를 하는 경우, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다’라고 규정, 상표권의 침해를 야기한 물건 내지 설비의 폐기 등을 인정하고 있다.

자신이 취득한 상표권을 침해하는 내용의 도메인에 대해 상표법에 따라 말소등록 내지 사용금지는 가능하나, 도메인의 이전등록은 법에 명시돼 있지 않다.<이미지=이미지투데이>

그밖에 필요한 조치에 타인의 상표권을 침해한 도메인의 말소등록 내지 사용금지를 넘어 상표권자에게로의 강제이전까지 가능한지 검토돼야 한다. 특정한 도메인의 사용중지 내지 말소등록과 달리 소유권의 이전은 재산권을 강제로 제한하는 것이기에 자본주의 경제체제에서는 받아들이기 쉬운 것이 아니다.

◇규정=상표법 제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등)를 보면, ①상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 또 ②상표권자 또는 전용사용권자가 제1항에 따른 청구를 할 경우에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.

◇판례=대법원은 이와관련 “상표법 제65조 제2항(현행법 제107조 제2항)의 ‘침해의 예방에 필요한 조치’에는 도메인이름의 사용금지 또는 말소등록 등의 범위를 넘어서 도메인이름의 이전등록까지 당연히 포함된다고 볼 수 없으므로(생략)….”라고 판결했다(대법원 2008. 9.25. 선고 2006다51577).

◇결과 및 시사점=상표권의 침해행위에 대해 침해자의 재산권인 도메인의 말소등록 내지 사용금지는 침해행위에 대한 법적 효과로 법에 명시돼(상표법 제107조 제1, 2항) 있지만, 도메인의 이전등록은 법에 명시돼 있지 않으며, 나아가 침해자의 사적 재산권을 침해하는 행위다.

법익을 제한하는 내용의 법조문 해석은 엄격해야 하며, 특정 도메인의 사용중지 내지 말소등록으로 상표권 침해의 예방 내지 중지는 충분하기에 이전등록을 강제하는 것은 지나친 내용이라 할 것이다.(중기이코노미 객원=김범구 법률사무소·특허법률사무소 김범구 변호사)