충정특허법률사무소 강태훈 대표변리사/KAIST MIP 겸직교수

특허를 출원하러 필자를 찾아올 때 가장 많이 하는 얘기는 “이거는 종래에 없는 완전히 새로운 기술이야!” 라고 해도 지나침이 없을 것이다. 보통 특허를 내겠다는 의사를 갖고 있으면 자신이 생각해 낸 기술이 종래에 없는 새로운 것이라고 여기기 때문이다.

특허법에서는 발명의 내용이 일반사회에 공개되지 않은 새로운 것이어야 함을 정하고 있으며 이를 신규성이라고 한다. 적극적으로 어떠한 발명이 ‘신규성이 존재한다’고 하지 않고, 신규성이 없는 발명을 규정함으로써 소극적으로 신규성 상실사유를 정하고 있다. 특허법에서는 신규성이 상실된 발명을 ①공지됐거나 공연히 실시된 발명 ②반포된 간행물에 게재된 발명 ③전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능하게 된 발명으로 열거하고 있다.

여기에서 ①공지, 공연히 실시됐다 함은 비밀유지의무가 없는 불특정 다수에게 제공되거나 제공될 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다. 비밀유지의무가 있는 사람들은 대표적으로 계약 등으로 비밀유지의무를 체결한 경우인데, 구체적으로는 회사와 고용계약을 맺은 종업원이라던지, 필자와 같은 변리사를 들 수 있겠다. 이들은 비밀유지의무가 있으므로 이들에게 알려진 상태는 공지, 공연히 실시된 상황에 해당하지 않는다.

특허법에서는 발명의 내용이 일반사회에 공개되지 않은 새로운 것이어야 함을 정하고 있으며, 이를 신규성이라고 한다.<자료=비자트>

또한 ②반포된 간행물에 게재된 발명이라 함은 말 그대로 책자 등에 활자화된 것을 의미하는데, 결과적으로는 앞서 살펴본 공지 상태에도 해당할 수도 있겠으나 심사실무 상 이를 명확히 구분하지 않고 ①공지됐거나 공연히 실시된 발명 또는 ②반포된 간행물에 게재된 발명에 해당한다 해 출원인에게 거절이유가 통지된다. 여기에서 간행물이란 활자화된 모든 매체를 의미하며 책자, 브로셔 등 그 종류를 가리지 않는다.

가장 많이 특허청에서 활용하는 거절이유는 ③전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명인데, 여기에서 말하는 전기통신회선이라 함은 쉽게 말해 인터넷에서 검색할 수 있는 모든 내용으로 생각하면 된다. 주지하다시피 인터넷 상으로 우리나라 뿐만 아니라, 미국, 일본, 중국, 유럽 등 거의 모든 국가의 특허관련 공개, 공고, 등록 문서를 열람할 수 있으므로, 이러한 규정을 활용해 전세계 모든 선행특허와 출원한 발명이 동일한지를 특허청은 판단한다. 이를 이유로 전세계에 공개된 발명 중 어느 하나와 출원발명이 동일하다고 판단되면 특허청의 심사실무를 맡고 있는 심사관은 거절이유를 통지하게 된다.

앞에서는 신규성을 상실하게 되는 발명에 대해 살펴봤다. 심사관은 상술한 신규성 상실 발명과 출원인이 특허받기 위해 특허청에 출원한 발명을 비교해, 양자가 동일하면 출원 발명 또한 신규성이 없다고 판단해 이를 이유로 거절이유를 통지하게 된다.

신규성 판단과 관련, 그 판단기준을 정리하면 우선 시간적으로 출원발명의 출원시점을 기준으로 한다. 상술하면, 출원된 출원발명이 신규성이 없다고 하기 위해서는 출원발명의 특허출원 시에 비교대상발명(심사관이 거절이유를 통지하면서 인용하는 발명이므로 실무상 인용발명이라 한다)이 이미 신규성을 상실해야 하는 것으로 특허법은 규정하고 있다.

또한 지역적 기준으로는 인터넷 상에 공지된 발명을 생각하면 쉬운데, 인터넷은 전세계 어느 곳이나 연결이 가능하므로 신규성 판단은 전세계 어느 곳에서도 공지된 발명을 대상으로 한다고 할 수 있다.

끝으로 출원발명과 이미 신규성이 상실된 비교대상발명이 동일해야 하는데, 이 때 비교대상발명은 하나의 발명이어야 한다. 여러 개의 발명을 조합해 동일하다고 하는 것은 신규성이 아닌 다음에 기술할 진보성의 문제라 하겠다.

통상적으로 특허청에서 나오는 거절이유가 신규성 상실인 경우는 흔지 않다. 왜냐하면 특허출원을 하겠다고 비용을 지출해 출원을 진행하는 발명은, 발명자가 세상에는 존재하지 않는 새로운 것을 발명했다고 판단해 출원한 것이기 때문이다. 이보다는 진보성을 이용한 거절이유가 훨씬 더 많다고 할 수 있다.

다음에는 진보성에 대해 살펴보고 실제 출원 예를 들어가며 신규성, 진보성 등에 종합적으로 설명할 예정이다.

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