한번 출원으로 114개국에서 상표권 보호하는 ‘마드리드출원’

‘마드리드출원’은 개별국 직접출원시 드는 대리인 비용절약은 물론 상이한 절차 등 수고로움을 덜 수 있고, 사후지정제도를 통해 국제등록 후에도 간편하게 상표의 보호국가를 확장할 수 있다. 또 1년6개월 이내에 반드시 등록여부를 결정해야하기 때문에 심사가 느린 중국, 방글라데시 등의 국가에서는 좀 더 신속하게 권리를 확보할 수 있다.

특허청에 등록된 자사의 상표등록출원 및 상표등록을 기초로 영어 국제출원서를 작성해 한국 특허청에 제출하면 된다. 이때 특허청 관납료와 WIPO(세계지적재산권기구)관납료를 납부해야 된다. 이후 특허청의 간단한 방식심사를 거쳐 WIPO에 출원서가 전달된다.

<그래픽=이가영기자>   ©중기이코노미

WIPO의 방식심사를 거치고 나면 ‘국제상표등록증’이 주어진다. 국제등록일과 국제등록번호를 확정짓는 것으로, 출원번호라 생각하면 된다. 국제등록일을 기준으로 10년간 상표의 권리를 보장받을 수 있다. 단, 국제상표등록증이 나왔다고 해도 상표등록이 완료된 것은 아니다. 일종의 가등록 상태로 차후 문제가 발생하지 않는 경우에는 그대로 등록되지만, 문제가 생기는 경우에는 효력을 잃게되니 유의해야 한다. 한국 특허청에서 WIPO로 넘어가는데 2개월, 다시 출원국가 특허청으로 가는데 2~3개월 정도 걸린다.

이후 상표권 보호 지정국이 WIPO로부터 전달받은 출원서를 자국 법령에 따라 상표출원 심사를 진행한다. 심사기간은 국가마다 상이하나 개별출원할 때와 비슷하다고 보면 된다. 예컨대 미국이나 일본의 경우 6개월, 우리나라는 1년정도 소요된다. 거절이유가 있으면 거절이유를 반박하는 의견서나 보정서를 제출 할 수 있는 기회를 주고, 거절이유가 없다고 판단되면 출원공고결정을 내린다. 제3자로부터 이의신청이 들어오지 않는 한 상표가 등록된 것으로 보면 된다.

1년6개월내 심사결과 통지 의무…사후지정제도 이용 가능

마드리드시스템에서는 반드시 1년6개월 안에 심사결과를 통지하도록 규정하고 있다. 따라서 만약 해당 특허청에서 별도의 통지가 없다면, 상표등록이 완료된 것으로 봐도 무방하다. 자신이 출원한 국제상표가 지정국에 상표권으로 등록됐는지는 마드리드 검색 시스템(ROMARIN, http://wipo.int/romarin)을 통해 확인할 수 있다.

상표를 등록한 뒤 뒤늦게 체약 협약국이 된 국가를 신규 지정국으로 지정하고 싶거나, 지정상품(서비스업)을 추가 하고 싶다면 사후지정제도를 이용하면 된다. 국제출원서 제출시와 마찬가지로 수리관청(한국특허청)에 사후지정신청서를 제출하면 된다. WIPO가 사후지정신청서를 수리관청이 접수한 날로부터 2개월 이내에 접수했다면 수리관청이 접수한 날이 사후지정일이 된다.

단 ▲사후지정신청서를 국제등록 명의인이 직접 국제사무국에 제출한 때 ▲사후지정신청서를 수리관청이 접수한 날로부터 2개월 후에 접수한때는 국제사무국이 접수한 날이 사후지정일이 된다. 사후지정으로 추가된 지정국가 또는 지정상품(서비스업)의 상표권 보호 존속기간은 사후지정일이 아닌 국제출원등록일로부터 10년간 유지된다.

국내상표 선출원 또는 등록해야 이용 가능…집중공격 유의

마드리드 국제출원을 이용하기 위해서는 자신의 상표가 반드시 국내에 출원 또는 등록돼 있어야 하며, 이때 한국상표와 국제상표는 동일해야 한다. 각국 시장상황에 맞게 상표나 표장을 달리할 수 없기 때문에 유의해야 한다. 또 국제출원서상에서 상품지정은 한국 출원서에 기재된 지정상품 안에서만 할 수 있다.

<그래픽=이가영 기자>   ©중기이코노미

또 해당국가 특허청에서 거절이유가 통지돼 이에 대응해야 하는 경우, 의견서 또는 보정서 제출은 반드시 해당국가 대리인을 선임해 진행해야 한다. 이 경우에는 별도의 비용이 발생해 해외에 직접 출원하는 것보다 비용이 비싸질 수도 있다.

특히 주의해야 할 것은 ‘집중공격(Central attack)’이다. 집중공격이란 국제등록후 5년간은 마드리드시스템 진입을 통한 국제등록의 효력이 국내 권리변동 여부에 따라 효력유무가 종속되는 것을 말한다. 이에따라 마드리드출원을 통해 미국, 일본 등 지정국에서 상표권을 획득했다 하더라도 동일한 상품이 국내 특허청에 의해 거절결정 또는 삭제, 권리 존속기간을 갱신하지 않아 무효 등 효력을 상실하면 마드리드 등록도 소멸된다. 지정국 전체에서 출원효과가 사라지는 셈이다.

中 진출, 마드리드 대신 중국상표권제도 통한 진입 효과적

이에 가급적 이미 등록이 완료됐거나 최소한 공고결정된 상표로 국제출원을 진행하는 게 좋고, 국내에 등록된 권리변경 가능성과 권리변경에 따라 마드리드 국제등록에 미치는 영향도 염두에 둬야 한다. 제품판매 시점 등을 고려해 미리 출원을 진행할 필요가 있는 경우에는 사전에 충분한 조사를 거쳐야 한다.

아울러 각국의 언어로 출원하는 경우 일반적으로 국내에 출원을 했다면 국내 건을 기초로 마드리드 진입이 가능하지만, 중국에서는 예외상황이 발생할 수 있다. 중국의 경우 중국어 버전 상표를 따로 만들어 출원하는 경우가 빈번히 발생하는 탓이다. 예컨대 유명 상표인 ‘코카콜라’는 ‘입에 가져갈수록 즐겁다’는 뜻의 ‘可口可樂’으로 중국화 된 상표와 영문상표를 혼용해서 사용한다. 따라서 중국진출을 염두에 둔 기업이라면 국내상표와 동일한 상표로 등록해야 하는 ‘마드리드 출원’ 대신 중국의 상표권 제도를 통해 진입하는 것이 좋다.

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