강한국제특허법률사무소 양한나 파트너 변리사

식별력이 없는 상표는 그 자체로 상표 등록을 받을 수 없다. 상표 등록을 받을 수 없다는 것은 곧 특정인이 독점할 수 없다는 것이다.

상표법은 이러한 식별력이 없는 상표를 상표법 제33조에서 예시하고 있는데, 그 예로 ①우유가 담긴 커피를 보통으로 이르는 말인 ‘카페라떼’와 같은 보통명칭 ②업계에서 과자에 흔히 쓰는 말인 ‘○○깡’과 같은 관용표장 ③상품의 품질 등과 관련된 ‘맛있는 우유’와 같은 성질표시 ④‘사리원’과 같은 현저한 지리적 명칭 ⑤‘김선생’과 같은 흔한 성 또는 명칭 ⑥알파벳 2글자로 된 간단하고 흔한 상표가 있다. 그 외에도 식별력 없는 것들끼리의 조합이나 광고 문구 같은 것을 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 보고, 특정인의 상표 등록을 불허하고 있다.

‘새우깡’과 같은 상표를 보면, 원재료를 뜻하는 ‘새우’와 관용표장인 ‘깡’으로 이뤄져 있어 식별력이 없는 상표의 예로 볼 수 있는데, 이러한 상표가 어떻게 등록이 됐는지 의문이 들 수 있다.

농심은 1973년에 ‘새우깡’이라는 상표를 등록 받았는데, 등록 후 당시 ‘새우스낵’이라는 제품을 생산하고 있던 삼양이 식별력 없음을 이유로 무효심판을 제기했다. 그러나 이미 ‘새우깡’은 오랜 기간 사용에 의해 ‘새우깡’이라고 하면 농심에서 만든 제품임을 인식할 수 있을 정도로 소비자들에게 널리 알려져 있어, 사용에 의한 식별력을 취득했다고 보고 등록이 유지된 것이다.

[그림 1]

‘아프리카TV’도 마찬가지다. ‘아프리카’는 현저한 지리적 명칭이고, ‘TV’는 텔레비전의 약어로 방송업에 흔히 쓰이는 단어이기 때문에 식별력이 없는 상표라 할 수 있다. 이에 ‘아프리카TV’는 일단 [그림 1]과 같이 ‘afreecaTV’ 옆에 식별력이 있는 도형을 결합한 상태로 출원해서 등록을 받은 뒤 꾸준히 상표를 사용했다.

그 결과 서비스 오픈 후 약 7년 정도가 된 시점인 2015년에 ‘인터넷 방송업’에 대한 사용에 의한 식별력을 인정 받아 ‘아프리카TV’만으로 된 상표를 등록 받아 독점권을 주장할 수 있게 됐다.

<자료=양한나 변리사>

물론 식별력이 없는 상표의 경우 독점권이 없기 때문에 사업 초기 미투 상품에 적절한 대응을 하기 어려울 수 있다. ‘맛있는 우유’같은 경우 모두 남양의 브랜드로 알고 있지만, 사실 특허청에 이 상표를 처음 출원한 것은 매일유업이었다.

<자료=양한나 변리사>

‘맛있는 우유’자체는 상품의 보통명칭인 ‘우유’와 품질을 뜻하는 ‘맛있는’이 결합한 상표로 식별력이 없어, 매일유업에서는 ‘매일’을 결합해 2004년 2월13일에 출원해서 등록 받았다. 남양유업에서는 ‘남양’을 결합해 매일유업보다는 2개월 늦은 2004년 4월28일에 출원해 등록을 받았다. 

하지만 누가 상표를 먼저 출원했느냐와 상관 없이, 마케팅의 결과 ‘맛있는 우유’는 남양의 브랜드로 알려지게 됐다. 

따라서, 식별력이 부족하다면 마케팅력을 기르는 전략을 고민하면 된다. 소비자들에게 인정 받는 상표는 결국 특허청에서도 인정을 해주기 때문이다.

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