강한국제특허법률사무소 양한나 파트너 변리사

‘아딸’의 경우도 그렇다. ‘아딸’은 ‘아버지 튀김 딸 떡볶이’의 줄임말로, 1972년 경기도 문산에서 시작한 작은 분식집이었다. 그후 ㈜오투스페이스라는 가맹본부법인을 세워 본격적으로 프랜차이즈 사업을 시작했으나, 상표권은 여전히 창업자인 이현경 대표에게 있었다. 그러던 중 상표권자 이현경 대표가 가맹본부를 상대로 낸 상표침해소송에서 승소하게 됨으로써, 가맹본부는 ‘아딸’이라는 상표를 버리고 ‘감탄’이라는 상표로 변경해야 했다.

그 탓에 기존 ‘아딸’로 영업을 해오던 전국 수백개의 가맹점 사업자들이 ‘아딸’을 ‘감탄’으로 간판을 바꾸거나, ‘아딸’을 유지하기 위해서는 기존 가맹본부와 계약을 해지하고 상표권자와 새로운 계약을 체결해야 하는 혼란이 발생했다.

이와함께 프랜차이즈 법인 설립 이후에도 여전히 상표권을 개인이 가지고 있어 가맹본부로부터 상표 사용에 대한 로열티를 받는 것이 사익 추구라는 국정감사 지적도 있었다.

최근 심사제도가 개선돼 프랜차이즈 상표를 개인이 출원할 경우 사용의사가 없는 것으로 보고 특허청에서 거절을 할수 있게 됐다.<이미지=이미지투데이>

상표법을 보면, 상표등록은 ‘상표를 사용하거나 사용하려는 자’가 등록받을 수 있는 것으로 하고 있는데, 프랜차이즈 상표는 가맹본부가 사용하는 것이지 오너 개인이 사용하는 것이 아니기 때문에 개인이 출원할 경우 사용의사 없는 자가 출원한 것으로 보고 거절을 시킬 수 있다는 의미다.

따라서 지난 5월1일 이후부터는 가맹본부 법인이 있음에도 불구하고, 프랜차이즈 상표를 오너 개인이 출원할 경우 거절이유가 통지된다. 상표 출원인을 개인에서 법인으로 변경하면 사용의사에 관한 거절이유는 극복이 되지만, 만약 이전에 개인명의로 등록을 받아 놓은 프랜차이즈 상표가 있다면 출원인이 다르다는 거절이유가 또 나오게 된다. 그렇게 되면 결국 기존에 개인명의로 등록받은 프랜차이즈 상표까지 모두 법인으로 양도할 수 밖에 없게 된다.

프랜차이즈 상표를 개인이 아닌 법인이 갖게 됨으로써 ‘아딸’과 같은 문제가 재발하지 않도록 방지하고, 상표 사용료의 투명성을 높이는데 이점이 있는 것은 사실이다. 그러나 기존에 개인명의로 등록이 돼 있던 상표권을 법인명의로 이전을 하기 위해서는 상표권 가치평가라든가 특허청 이전등록을 위한 초기비용 부담이 있을 수 있다. 현재 본죽, 원할머니 등이 프랜차이즈 상표권을 개인명의로 등록해 사용료 등 부당이득을 얻었다는 이유로 검찰에 기소된 상태인데, 어떤 결과가 나올지 궁금해진다.

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