강한국제특허법률사무소 한태근 파트너 변리사

그렇다고 하거나 그럴 가능성이 높다고 한다면, 양 상품에는 한 권리자의 상표만 사용될 수 있다. 반면 그렇지 않다고 한다면, 각 상품에 각기 서로 다른 권리자가 자신의 상표를 사용할 수 있다. 즉, 시계 제조업체는 시계에 자신의 상표를, 스마트시계 제조업체는 스마트시계에 자신의 상표를 사용할 수 있다.

이러한 이슈가 최근 국내에서 발생했다. 삼성전자가 ‘갤럭시 기어’ 대신 스마트시계에 대해 ‘갤럭시 워치(Galaxy Watch)’를 사용하자, 일반 시계에 대해 상표권을 가지고 있는 ㈜오리엔트바이오(이하 오리엔트)가 삼성전자 갤럭시 워치에 대해 부정경쟁방지법, 상표법 위반으로 서울중앙지법에 판매금지가처분 신청을 제기한 것이다.

오리엔트가 시계에 최초로 등록한 GALAXY 상표는 다음와 같다. 이 건 이외에도 오리엔트는 여러 건의 Galaxy 상표를 가지고 있다.

반면 삼성전자가 스마트시계에 대해 GALAXY 상표를 등록 또는 출원한 것은 아래와 같다.

오리엔트가 등록한 시계는 상품류 구분상 14류로 분류되고, 삼성전자가 출원한 스마트시계(스마트폰에 데이터를 전송하는 시계)는 09류로 분류된다. 상품은 상품류 구분에 따라 01류(공업용 화학제 등)~45류(법무서비스 등)까지 분류되며, 상표 출원시에는 반드시 상품류를 특정해야 한다.

또 특허청 심사기준상 전자는 G3501로, 후자는 G390701, G390702, G390803로 분류된다. 이 알파벳과 숫자의 조합을 유사군코드라고 한다. 지정상품의 동일 유사여부는 이러한 유사군코드를 참고하되 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려해 일반거래의 통념에 따라 판단하는 것이 원칙이다. 다만, 특허청은 심사의 통일성을 위해서 이 유사군코드가 같으면 유사한 상품으로 통상 취급하며, 같지 않으면 비유사한 상품으로 취급한다.

따라서 특허청 심사기준에 따르면, 시계와 스마트시계는 비유사한 상품으로 취급된다. 이런 이유로 시계(14류)에 ‘GALAXY 갤럭시’ 상표가 선등록되어 있지만, 09류 스마트시계에 출원된 ‘Galaxy Watch’ 상표는 거절되지 않고 출원공고가 됐다.

삼성 Galaxy Watch(왼쪽)와 오리엔트 Galaxy<출처=삼성, 오리엔트시계>

09류 스마트시계와 14류의 시계가 유사하다고 인정된다면, 오리엔트의 주장이 받아들여질 수 밖에 없을 것이다. 그러면 양 상품은 유사할까?

상품의 유사여부와 관련해, 대법원은 다음과 같이 그 기준을 제시하고 있다.

‘상품류구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로, 상품류구분표의 다른 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이 아니라고 단정할 수는 없으며, 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2008. 11.27. 선고 2006도2650 판결).’

따라서 스마트시계와 시계가 유사한지 여부는 이들 상품의 속성인 품질, 형상, 용도 등이 유사한지 여부와 함께 양 상품의 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 일치하는지 여부를 고려해 판단될 것이다.

아직 이와 관련된 우리나라의 사례는 없는 것 같다. 다만 유럽에서 이와 유사한 사례가 있었다. 애플(Apple Inc.)에서 IWATCH 상표를 다음과 같이 09류 상품에 출원했다(상표출원은 애플의 자회사인 Brightflash USA LLC가 출원했으나, 출원 후 동 상표를 애플에서 양수했다).

이 상표에 대해 스위스 유명 시계업체인 스와치(Swatch AG)에서 IWATCH 상표가 아래와 같은 자신들의 상표와 유사하다는 이유로 이의신청을 제기했다.

애플 출원상표의 지정상품에는 명시적으로 smart watch가 기재돼 있지 않았으나, 스와치의 스마트와치는 ‘무선으로 연결되는 착용가능한 컴퓨터(smart watches are effectively wearable computers with wireless connectivity)’이므로, 애플 출원상표의 지정상품 ‘컴퓨터(computer), 컴퓨터하드웨어(computer hardware), 무선통신장치(wireless communication devices)’에 의해서 스마트와치가 포함된다고 주장한 것이다.

이 사안에서도 14류의 시계와 09류의 스마트워치가 유사한지 여부가 쟁점의 하나였다. 

유럽공동체상표청은 ‘①스마트시계의 용도 중 하나는 시간을 알려주는 것인, 이는 시계와 용도가 같고, ②14류의 시계를 종래의 시계에 국한하여 해석될 것은 아니기에 14류의 시계도 또한 걸음횟수를 세거나 혹은 GPS기술을 이용하여 사용자 위치를 추적하는 등의 다른 용도로 또한 이용될 수 있는데, 이 경우 스마트시계(09류)와 시계(14류)는 여러 용도가 같다고 할 수 있으며, ③양 상품은 형상이 흡사하고 작은 배터리에 의해서 작동된다는 점에서 상품의 성질에 있어서도 공통되며, ④사용방법에 있어서도 손목에 차는 등 공통되며, ⑤스마트시계가 시계를 대체하는 등 어느 면에서 양 상품은 경쟁관계에 있는 점 등을 고려해 볼 때, 09류 스마트시계와 14류의 시계는 유사하다’고 판단했다.

우리나라 또한 이러한 요소들을 고려해 판단할 것이지만, 그 결과가 어떻게 나올지 귀추가 주목된다.

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