김범구 변호사(김범구 법률사무소·특허법률사무소, 전 엔터테인먼트법·저작권법 겸임교수)

A와 잘 아는 친구인 B는 2015년 1월부터 ‘○○이와 아이들’이라는 상표로 유아용 도서를 만들어 판매하던 도중, A는 ‘자신의 상표와 B의 상표가 매우 유사하고 각각의 제품도 유아용 장난감과 도서라는 유사함이 있음’을 알고, B에게 2015년 4월 경고차원에서 주의를 줬다.

하지만 B는 자신의 제품 판매를 멈추지 않아, A는 2017년 11월 B의 상표에 대해 등록무효의 심결절차를 신청했으며, 등록무효의 심결이 2018년 6월 확정됐다.

A는 B가 사용한 유사 상표로 자신에게 발생한 손해에 대해 배상청구를 결심하고, B가 자신의 선등록상표에 대한 침해를 개시한 시점을 2015년 1월로 확정해 손해배상청구액을 산정했다. A의 B에 대한 배상청구액 산정기준은 타당한가?

◇쟁점=무형의 재산권인 상표를 선정하고 영업하는 행위 등은 자본주의 체제 하에서 보호받아야 한다. 그리고 점점 더 많은 개인 및 기업들이 자신의 상호·상표 등을 자유로이 선정하는 지금, 선등록상표임을 모르고 영업을 진행하던 후등록자가 선등록상표를 침해할 수 있는 상황은 점점 더 많아질 것이며 선의의 피해자도 발생할 수 있다.

상표법에 의해 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기 전까지는 다같이 보호받아야 한다. 후등록상표의 무효심결이 확정된 시점에나 비로소 선등록상표권이 침해됐다고 볼 수 있다.<이미지=이미지투데이>

◇규정=‘무효 심결’은 특허권 따위의 지식재산권이 각 단행법에 규정된 무효 사유에 해당할 때, 이해관계인 또는 심사관의 청구에 응해 그 지식재산권을 소급적으로 무효화시키는 준사법적 절차(다음 국어사전)를 말한다.

상표법은 제108조(침해로 보는 행위), 제109조(손해배상의 청구), 제110조(손해액의 추정) 및 제112조(고의의 추정 등)에서 상표권 침해의 법적 효과인 손해배상청구를 규율하고 있다. 하지만 후등록상표가 선등록상표권을 침해하는 시점에 대해서는 직접적으로 규율하는 규정이 없어 보인다.

◇판례=판례를 보면, ‘후출원등록 상표에 의한 선출원등록 상표의 침해는 후출원등록 상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그 후 후출원등록 상표권자가 선출원등록 상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이 동일 또는 유사한 상품에 사용한 때 성립한다(대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결)’고 해, 이 사안에 대해 명확한 입장을 내 놓은 바 있다.

◇결과 및 시사점=상표법에 의해 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기 까지는 다같이 보호받아야 하며, 후등록상표가 선등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 선출원등록상표에 대한 침해죄를 구성하지 않는다고 볼 것이다. 따라서 B가 등록한 상표의 무효심결이 확정된 시점에나 비로소 A의 선등록상표권이 침해됐다고 볼 것이다.

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