특허침해는 특허권을 많이 보유한 기업에만 고민거리가 되는 것은 아니다. 특허를 침해했다는 타인의 주장에 대응하는 것도 특허침해의 중요한 이슈다.

특히 중소기업들은 관련 인력의 부족이나 시스템 미비로 인해 의도치 않게 특허침해 이슈에 휘말릴 수 있다. 이 경우 초기 대응을 어떻게 하느냐에 따라 결과가 크게 달라질 수 있다.

특허청이 내놓은 ‘중소기업 특허침해 예방 가이드’에 따르면, 특허침해에 대한 경고를 받은 이후의 침해행위는 고의로 판단될 가능성이 높다. 고의성이 인정되면 특허침해죄로 형사처벌을 받을 수 있고, 2019년 7월 이후 시행된 징벌적 손해배상 제도에 따라 손해액의 최대 3배에 이르는 배상금을 물게 될 수도 있다. 따라서 경고장을 받았을 경우에는, 무시하지 말고 대응에 나설 필요가 있다.

특허침해 경고장 받으면, 무시하지 말고 대응하라

먼저, 경고장을 받으면 침해주장 특허의 특허번호와 특허침해 제품이 구체적으로 명시돼 있는지 확인해야 한다. 가이드는 “이런 내용이 없는 경고장은 무시 가능하다”고 설명했다.

이후 침해주장 특허는 유효한 권리인지, 특허권자의 권리에 법적 하자는 없는지, 요구사항은 무엇이고 회답기한은 언제인지 등을 파악한다. 참고로, 특허청의 특허정보검색서비스 ‘키프리스’에서 특허번호를 이용해 검색하면, 해당 특허의 존속기간과 특허권자 등을 확인할 수 있다.

특허권자가 특허침해에 대한 경고행위를 하는 것은 정당한 권리행사로 간주된다. 하지만 어떤 권리도 남용될 수는 없다.<이미지=이미지투데이>

일반적으로 특허권자가 특허침해에 대한 경고행위를 하는 것은 정당한 권리행사로 간주된다. 하지만 어떤 권리도 남용될 수는 없다. 가이드는 “특허권자가 권리범위확인심판, 판매금지 가처분신청 등 법적 구제절차 없이 경고장을 남용해 상대방의 영업에 피해를 준 경우 형사상 업무방해행위나 민사상 불법행위에 의한 손해배상 책임을 물을 수 있다”고 덧붙였다.

회피설계·특허거래·소송 등 단계별 해결수단 이용

타인의 특허를 침해했다는 점이 명확하고 특허의 무효사유도 발견하지 못한 경우에는, 일단 제품의 생산을 중단하고 특허를 침해하지 않는 방향으로 회피설계를 하는 방안을 선택할 수 있다.

회피설계에 필요한 비용과 생산차질 등으로 인한 손해가 클 경우에는, 특허권자와 라이선스 계약을 맺거나 특허를 매입하는 방안도 검토해야 한다.

반대로, 특허침해가 아닐 가능성이 높거나 특허의 무효사유가 강하게 발견됐을 경우에는 대응이 달라진다. 우선 특허권자가 소송을 제기하는데 부담을 갖도록, 특허권자의 경고장에 대한 회신을 통해 이를 주장할 수 있다.

가이드는 이에 대해 “승산이 높더라도 비용과 결과의 의외성에 대한 위험요소가 있기 때문에 협상에 의한 타결 또는 철회가 될 수 있도록 대응”할 것을 제언했다.

그럼에도 특허권자가 강경하게 나온다면, 소극적 권리범위 확인심판이나 등록무효심판 등의 대응이 가능하다.

소송으로 가는 부담을 피하면서 분쟁을 조정할 수 있는 방안으로 특허청의 산업재산권 분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있다. 이 제도는 당사자를 분쟁조정 과정에 직접 참여시키고, 상호간의 합의를 유도하는 방향으로 운영된다.

3개월 안에 분쟁해결이 가능하고, 조정을 위한 별도 비용이 들지 않아 소송에 비해 비용과 시간 부담이 적다는 장점이 있다. 단, 당사자가 이에 응하지 않으면 조정 자체가 성립하지 않을 수 있다는 게 소송과 다른 점이다. 중기이코노미 이창호 기자

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