김범구 변호사(김범구 법률사무소·특허법률사무소, 전 엔터테인먼트법·저작권법 겸임교수)

자신의 특허발명 청구범위와 B의 특허발명 청구범위에 기재된 구성의 일부가 실질적으로 동일하기에 특허권의 침해를 주장하는 A와, 형식적으로 다르기에 특허권 침해가 아니라는 B의 주장 중 누가 옳은 것인가?

◇쟁점=특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의해 정해지기에, 특허권자가 보호받는 범위는 청구취지에 의해 결정된다.

그렇다면 청구취지의 기재 내용을 형식적으로만 파악, 침해자의 특허 청구취지와 권리자의 특허 청구취지를 비교해 약간의 변경이라도 있다면 침해자의 특허권을 새로이 인정해 보호해야 하는지 문제다. 청구취지의 변경이 있더라도 과제 해결원리가 동일하다면, 특허법의 정신과 목적에 비춰 특허권자의 이익을 보호해야 한다는 주장이 타당하다.

◇규정=특허법 제97조(특허발명의 보호범위)를 보면, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 돼 있다.

특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등)에 따르면, ①특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. ②특허권자 또는 전용실시권자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

특허 청구취지의 변경이 있더라도 과제 해결원리가 동일하다면, 특허법의 정신과 목적에 비춰 특허권자의 이익을 보호해야 한다는 주장이 타당하다.<이미지=이미지투데이>

침해제품 등에 특허발명의 특허 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7.24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2014. 7.24. 선고 2013다14361 판결 등 참조).

◇결과 및 시사점=특허권 등 지적재산권을 보호하는 법의 목적은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진해 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

선행하는 특허발명의 원리가, 업에 종사하는 전문가가 당연히 생각할 수 있는 수준과 방법을 통해 단지 다른 단어로 표현해 청구취지를 변경함에 불과하며, 결과적으로 과제의 해결원리가 같다면 이는 선행하는 특허발명기술의 침해에 불과하다. (중기이코노미 객원=김범구 법률사무소·특허법률사무소 김범구 변호사)

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