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상표아이디어 준 ‘타인’ 동의 얻은 유사 ‘표장’은

유효한 상표권으로 보호받고 있다면, 기존 상표권을 침해한 것 

기사입력2019-06-17 07:00
김범구 객원 기자 (bkk0909@hanmail.net) 다른기사보기

김범구 변호사(김범구 법률사무소·특허법률사무소, 전 엔터테인먼트법·저작권법 겸임교수)
A, B5년 전에 이미 취득한 상표권을 침해하는 내용의 표장을 사용하는 포장지를 만들어 판매용 제품에 포장·사용하고 있었다. 이 사실을 알게 된 B는 자신의 상표권을 침해한 행위에 대해 손해배상 청구 등을 내용으로 하는 소송을 준비하고 있다.

 

이에 ABC사이에, BC로부터 ○○의 원료 등을 공급받고 제조기술을 지도받아 ○○○를 생산하고 C의 상표(일본어)를 한글로 표시한 포장지에 이를 넣어 판매할 수 있도록 하는내용의 계약을 체결했고, 자신은 C의 동의를 얻어 B의 상표권과 유사한 표장을 만들어 사용했기에 자신은 상표권 침해의 책임이 없다는 주장을 하고 있다. A의 주장은 타당한가?

 

쟁점=B가 우연히 먼저 등록한 상표권이 C의 아이디어 내지 지적재산물을 기초로 생성됐는데, C가 상표권자 이외의 제3자인 A에게 B의 상표권을 침해하는 내용의 행위를 허락한다면, BA의 저작권 침해에 대해 대항할 수 있는지 여부다.

 

BC의 아이디어 내지 지적재산물을 기초로 이에 일정한 요건을 더해 자신의 아이디어에 대한 상표권을 취득한 것이며, 이제 CB의 상표권에 대한 자신의 이해관계를 주장할 수 없기 때문이다.

 

등록된 상표권의 아이디어가 타인의 아이디어를 기초로 한 것이라도 유효한 상표권으로 보호받는 상황이라면, 아이디어를 제공한 타인의 승낙 등을 얻어 기존의 상표권을 침해하는 행위는 위법이다.<이미지=이미지투데이>
규정=우선 상표법 제2(정의)에 나온 용어의 뜻을 보면, 상표란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다. 표장이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.

 

또 같은 조에서 상표의 사용이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위를 의미한다.

 

이와함께 상표법 제108(침해로 보는 행위)에 따르면, ‘타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

 

판례=대법원은 유사한 사례에서, ‘(전략) 피고가 마늘분, 생강분 등의 조미료 포장지에는 피고 고유의 △△△△를 사용하면서도 유독 분와사비 제품에 대하여서만 원고의 등록상표와 전체적으로 유사한 표장을 사용하여 분와사비를 생산, 판매하여 온 이상 피고는 원고의 상표권을 침해하는 것이 되고 가사 피고 주장과 같이 피고가 소외 회사와 사이에 별도로 계약을 체결하여 분와사비 표장에 오-케이-표지를 사용하는 것을 승낙 받았다고 하더라도 그것만으로는 피고의 위 상표권침해행위가 적법하게 되는 것은 아니라 할 것이므로(후략)’라고 판결했다(대법원 1992. 2. 25. 선고 9123776 판결).

 

결과 및 시사점=등록된 상표권의 아이디어가 타인의 아이디어를 기초로 한 것이라도 유효한 상표권으로 보호받는 상황이라면, 아이디어를 제공한 타인의 승낙 등을 얻어 기존의 상표권을 침해하는 행위는 위법이다. (중기이코노미 객원=김범구 법률사무소·특허법률사무소 김범구 변호사)

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