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특허 무효됐는데, 특허실시료를 지급해야 하나

실시계약 실행이 처음부터 곤란했던 경우가 아니라면 실시료 내야 

기사입력2019-12-10 12:00
김범구 객원 기자 (bkk0909@hanmail.net) 다른기사보기

김범구 변호사(김범구 법률사무소·특허법률사무소, 전 엔터테인먼트법·저작권법 겸임교수)
특허발명자 A는 자신의 특허 발명기술에 대해 실시료 월 800만원, 기간 2등을 내용으로 B와 통상실시권의 사용에 대한 계약을 체결했다. 그러나 B는 그 후 실시료 지급을 지체했으며 A는 계약을 해지했다. 한편 CA의 특허발명이 자신의 권리를 침해한 것이라고 주장하며, A의 특허에 대한 무효심판을 청구했고 A의 특허는 무효로 됐다.

 

AB와의 계약해지 이후, B를 상대로 계약이 유효하게 존재했던 기간 동안의 특허실시료 미지급분에 대한 지급을 구하는 소송을 제기했다. 그러나 BA의 특허발명이 C가 제기한 무효심판에 의해 무효로 확정됐기에 A의 지급청구에 대한 거절은 당연하며, 나아가 자신이 그동안 지급했던 특허실시료도 반환받아야 한다고 주장하고 있다. B의 주장은 이유가 있는가?

 

쟁점=특허가 무효로 확정되더라도 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능했던 경우와 그렇지 않은 경우를 나누어서 검토해야 할 것이다.

 

특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 등 특허권자는 강력한 보호를 받는다. 이 점에 비추어 볼때, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허무효 효력이 개시시점부터 시작하는 소급효에도 불구하고, 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시 처음부터 이행이 불가능한 상태에 있었다고 볼 수는 없기 때문이다.

 

특허가 무효로 되더라도, 실시계약의 실행이 처음부터 곤란했던 경우가 아니라면 실시권자는 계약내용에 의한 실시료를 지급해야 한다.<이미지=이미지투데이>
규정=특허법 제133(특허의 무효심판) 1항 및 제3항 등을 보면, 이해관계인(2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다(각 호 생략). 1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 1항 제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

 

판례=판례는 이 사안에 대해 명확한 입장을 내놓은 바 있다.

 

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단해야 한다.

 

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11.13. 선고 201242666, 42673 판결 등 참조).

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4.25. 선고 2018287362 판결).

 

결과 및 시사점=실시계약의 체결 이후 우연한 사정에 의해 특허가 무효로 되더라도 특허권자는 자신의 이익을 보호받아야 할 것이기에, 실시계약의 실행이 처음부터 곤란했던 경우가 아니라면 실시권자는 계약내용에 의한 실시료를 지급해야 한다. (중기이코노미 객원=김범구 법률사무소·특허법률사무소 김범구 변호사

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