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맘에 드는데 등록된 상표라면 ‘불사용취소심판’

3년간 사용하지 않았다면 취소 가능…‘일부 불사용취소심판’도 있어 

기사입력2019-02-18 16:23
양한나 객원 기자 (hnyang@kanghanip.com) 다른기사보기

강한국제특허법률사무소 양한나 파트너 변리사
상표 업무를 하면서 어려움을 느끼는 순간 중 하나는, 상표 등록이 가능한지에 대한 의견을 줄 때다. 고객이 나름 고심해서 만든 이름이겠지만, 단번에 등록 가능하다고 의견을 주는 경우는 거의 없다. 상품이나 서비스업의 품질 등과 관련돼 식별력이 없다거나, 유사 상표가 이미 출원 또는 등록돼 있어 등록이 어려운 경우가 적지 않기 때문이다.

 

아닌 게 아니라, 1950년부터 상표 출원이 시작된 이후로, 연도별 출원건수는 계속 증가추세다. 1950년에는 단 599건의 상표가 출원이 됐는데, 2016년에는 무려 181606건이 출원됐다. 이 수치는 1개의 상표 출원에 여러 개의 상품류를 넣어서 하는 다류(multi-class) 출원에 관한 것인데, 이를 1류당 1개의 출원으로 환산하면 2016년에는 227762건이 출원됐다고 볼 수 있다.

 

개인사업자의 경우 실제 사용하는 상품이나 서비스업에 대해서만 출원을 하는 경우가 많지만, 어느 정도 규모가 있는 기업은 사용하지 않는 상품이나 서비스업에 대해서도 추후 사업의 확장성을 고려해 출원을 해 두는 경우가 많고, 과거에는 사용을 했다가 현재는 사용을 안하는 경우라도 10년마다 계속 갱신을 해, 누적된 상표들이 상당하기 때문이다.

 

그렇다면 정말 맘에 드는 상표가 있는데 이미 등록돼 있는 상표가 있는 경우 어떻게 해야 할까이때 고려할 수 있는 방법으로 불사용취소심판이라는 제도가 있다. 상표가 등록이 됐다고 하더라도, 국내에서 3년간 사용이 되지 않았다면 취소를 시켜주는 제도인데 누구든지 청구 가능하다.

 

실제 가장 많이 청구되고 있는 심판 중 하나이면서, 인용률도 가장 높다. 2016년에 2122건의 취소심판이 청구됐는데, 이 중 약 65%가 인용이 돼 상표가 취소됐다. 취소심판에 불사용취소심판만 있는 것이 아니기 때문에, 만약 불사용취소심판에 한정해 통계를 낸다면 인용률은 2016년에 85.1%, 2017년에는 90.2%로 매우 높은 수준이다.

 

‘불사용취소심판’은 상표가 등록이 됐다고 하더라도, 국내에서 3년간 사용이 되지 않았다면 취소를 시켜주는 제도인데 누구든지 청구 가능하다.<이미지=이미지투데이>

 

상표 출원을 할 당시에는 상표를 활발하게 사용을 했다고 하더라도, 취소심판 청구일 기준으로 3년간 사용실적이 없다면 취소될 수 밖에 없다. 요즘 인터넷이 워낙 발달했기 때문에 웬만한 상품이나 서비스업은 인터넷에 모두 검색이 되는데, 내가 원하는 상표가 인터넷에 전혀 검색이 되지 않는다면 불사용취소심판을 고려해 볼만 하다.

 

또 실제 일부 상품에는 사용이 되고 있지만, 내가 사용하려고 하는 상품에는 사용이 되고 있지 않은 경우 일부 불사용취소심판제도도 이용할 수 있다.

 

과거에는 취소심판에서 승소한 경우 취소심판 청구인에게 독점적인 출원 기회가 주어졌지만, 최근에는 법이 개정됨에 따라 취소심판 승소에 따른 이익은 먼저 출원한 사람이 누리게 되었으므로, 취소심판을 청구하기 위해서는 먼저 상표를 출원하는 것이 바람직하다.

 

한편, 거꾸로 내가 상표권자의 입장이라면 취소심판이 청구되는 것을 막기 위해 어떤 방법을 고려할 수 있을까?

 

사용증거가 있으면 방어가 가능하지만, 그것이 취소심판이 청구될 것을 대비해 만들어 둔 형식적인 증거에 해당한다면 취소를 면하기 어렵다. 따라서, 아직 사용계획은 없지만 정말 맘에 드는 상표가 있어 미리 등록을 받아둔 경우라면, 등록된 날로부터 3년이 경과하기 전 그와 유사한 상표를 다시 출원하면 된다.

 

불사용취소심판은 등록된 날로부터 3년이 지난 상표에 대해서만 청구가 가능하기 때문에, 이미 등록된 상표와 유사한 상표를 신규로 출원한 경우라고 한다면, 적어도 3~4년의 시간은 벌 수 있다. 하지만 이미 심판이 청구된 이후에 신규로 유사 상표를 출원한 경우에는 거절 사유에 해당하니, 이 방법을 이용할 수 없다.

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