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경영정보 ㅣ 특허변리 특허발명 전 이미 발명 됐는지 반드시 확인하라 ‘고도의 주의의무’ 있어…존재 몰랐다면 정당화할 사정 있어야

기사입력2019-04-18 12:30

김범구 객원 기자 (bkk0909@hanmail.net) ㅣ다른기사보기

김범구 변호사(김범구 법률사무소·특허법률사무소, 전 엔터테인먼트법·저작권법 겸임교수)

A는 B가 취득한 특허발명품인 노래연주 복제기를 B의 허락없이 실시해 권리를 침해했다. 법 규정에 의해 그 침해행위에 과실이 존재하는 것으로 추정되고, 그 결과 B로부터 막대한 금액을 배상하라는 내용의 민사소송이 제기됐다.

A는 그러나 자신은 B의 특허권 존재를 알지 못했고, 자신의 침해행위에는 과실이 존재하지 않는다고 대항하고 있다. A의 B에 대한 대항은 받아들여질 수 있는가?

◇쟁점=특허권 등 지적재산권은 원래의 권리자가 많은 비용 및 시간을 투입해 취득한 (소유권과 유사한 성격의) 절대적 권리다. 철저하게 보호되지 않으면 ‘발명가의 권리 보호’라는 취지는 무색하게 된다.

이에 법 규정은 후대의 발명가가 선대 원권리자의 권리를 선의로 침해하고 나아가 법적 분쟁의 국면까지 진행되지 않도록, 선대 발명가의 권리를 공적으로 공개하며 후대의 발명가들로 하여금 확인하게 할 필요가 있다.

다만 우연한 기회에 먼저 발명했다는 이유만으로, 후대의 모든 발명행위를 원천적으로 봉쇄하면 안되기에 이익의 형량이 절대적으로 필요하다.

◇규정=우선 특허법 제2조의 정의를 보면, ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말하고, ‘특허발명’이란 특허를 받은 발명을 말한다. 또 ‘실시’란 물건의 발명인 경우, 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위다.

특허발명 전, 업무(직업)로서 행하는 자는 고도의 주의의무가 부과돼 있기에 선행되는 권리의 존재 여부에 대해 보다 세심하게 검토해야 한다.<이미지=이미지투데이>

특허법 제130조(과실의 추정)에 따르면, 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

◇판례=판례는 이 사안에 대해 명확한 입장을 내놓은 바 있다.

대법원은 ‘특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 ▲특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 ▲업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고, 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 ▲특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 ▲자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결)’고 했다.

◇결과 및 시사점=A는 B가 특허발명을 실시한 결과물이 유형적 형상으로 남아 있지 않는다는 등의 명분으로, 자신이 B가 취득한 특허발명의 존재를 몰랐다고 주장했다. 하지만 업무(직업)로서 행하는 자는 고도의 주의의무가 부과돼 있기에 선행되는 권리의 존재 여부에 대해 보다 세심하게 검토했어야 하기 때문에 A의 주장은 받아 들여지지 않을 것이다.(중기이코노미 객원=김범구 법률사무소·특허법률사무소 김범구 변호사)