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30년 사용 ‘동서가구’ 상표권 누구에게 있을까

만료전 갱신 못해 소멸…8명이 공유하고, 관련 상표출원도 잇따라 

기사입력2019-08-01 11:24
한태근 객원 기자 (tkhan@kanghanip.com) 다른기사보기

강한국제특허법률사무소 한태근 파트너 변리사
필자가 기억하는 동서가구는 꽤 오랫동안 사용돼 온 브랜드다. ‘동서가구브랜드를 최초로 사용했던 주식회사 동서가구의 회사설립일은 19731119일이다.

 

이 회사의 상표출원 기록을 보면 그림 A’ 상표를 1978527일에, ‘그림 B’의 상표를 1985724일에 출원했다. 이를 보면, 가구 브랜드로서 동서를 사용해 온 기간은 적어도 45년이 넘는다고 할 수 있다. 이 회사가 지금까지 존속하고 있다면 말이다.

 

그림 A와 B
<자료=한태근 변리사>
굳이 이 회사가 지금까지 존속하고 있다면 말이다라는 단서를 단 것은, 1973년에 설립된 주식회사 동서가구는 부도로 인해 200212월 파산선고되어 2011년 파산폐지결정에 의해 소멸됐기 때문이다(이하 1973년 설립된 주식회사 동서가구구 동서가구라 지칭).

 

회사가 파산이 되면 파산절차에 따라 회사의 자산이 처분되는데, 상표권도 회사의 자산이 되기 때문에 구 동서가구가 보유한 상표권 또한 파산절차에 따라 처분됐을 것이다.

 

그런데 구 동서가구가 보유하고 있던 그림 B’ 상표 등은 파산선고 전인 20024월에 강○○, ○○, ○○, ○○ 4인에게 양도됐고, 이후 4차례 더 권리이전 및 지분이전을 통해 아래와 같이 최종적으로 8명이 공동으로 소유하게 됐다.

 

동서가구 상표권 권리 변동
<자료=한태근 변리사>

 

권리자가 8명이나 되다보니 권리관계가 복잡해질 수 밖에 없다. 2006년 계약에 의해서 설정된 전용사용권이 2012년 해지됐으나, 어떤 이유로 이러한 해지사실이 상표등록원부에는 기록되지 않았다.

 

더 큰 문제는 그림 B’의 상표권 연장(갱신)과 관련해 발생했다. 이 상표의 상표권은 2016813일로 만료되는데, 상표권을 10년 더 연장(갱신)하기 위해서는 8명 전원이 공동으로 상표권의 존속기간갱신등록신청을 해야한다.

 

따라서 8명 중 1명이라도 연장에 반대하거나 혹은 소재 불명인 경우에는 8명 전원이 공동으로 갱신등록신청을 할 수가 없게 되며, 이 경우 상표권이 소멸할 수 밖에 없게 된다. 어떠한 이유 때문인지는 정확히 알 수는 없으나, ‘그림 B’ 상표 또한 결국 갱신되지 않았고 그에 따라 2016813일에 결국 이 상표권은 소멸됐다.

 

그림 B’ 상표권의 소멸로 인해 마치 무주공산과 비슷한 상황이 돼 버렸고, 이후 가구에 대해 다음과 같은 상표들이 새로 출원됐다. 지면 관계상 대표적인 것만 정리했는데, 이외에도 동서와 관련된 여러 상표가 있다.

 

<자료=한태근 변리사>

 

현재로서는 1번 상표가 상표권 소멸 후 가장 먼저 출원됐으니 유리해 보인다. 그런데 2016813일 소멸되기까지 30년 동안 유지돼 옴으로써 형성된 그림 B’ 상표의 브랜드 가치를 8인의 권리자 가운데 1인에게만 가지게 하는 것이 과연 옳을까?

 

반대로 8인의 권리자 중 1인이었던 유○○와 김○○1번 상표보다 늦게 출원됐다는 이유로 종전 자신이 보유했던 상표의 브랜드 가치를 누릴 수 없게 하는 것이 과연 타당할까? 심지어 유○○와 김○○가 보유했던 지분이 박○○가 보유했던 지분보다 훨씬 높은데도 말이다.

 

상기 상표들은 2016년과 2017년에 출원됐음에도 현재까지 아직 등록 가부가 결정되지 않았다. 특허청에서 어떠한 결정을 내릴지, 과연 누가 40여년간 사용돼 온 동서가구의 상표 브랜드 가치를 가져갈지 그 결과가 주목된다.

 

참고로, 이미 언급했듯이 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 상표권 존속기간갱신등록신청을 해야한다. 공유자 전원이 갱신등록신청을 할 수 없는 경우에는 상표권이 소멸하게 될 수 밖에 없다. 어떤 면에서 부당하고 불편한 측면이 있기에, 최근 특허청은 상표법을 개정해, 상표권이 공유인 경우에는 공유자 1인의 신청만으로도 상표권 존속기간 갱신이 가능하도록 했다.

 

다만, 이 개정법은 20191024일부터 시행된다. 따라서 이 날짜 전에 상표권 존속기간이 만료되는 상표의 경우에는 여전히 종전 법에 따라 공유자 전원이 갱신 신청을 해야 한다. (중기이코노미 객원=강한국제특허법률사무소 한태근 파트너 변리사)

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