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강한 특허, 출원시 ‘회피설계’ 가능성 차단해야

출원시 다양한 예시 제출…직무발명제로 내부유출 위험성 관리 병행 

기사입력2018-05-11 09:28

특허는 자사의 기술과 제품을 보호하고, 매출을 증대시키는 기업경쟁력 그 자체이기에 기술탈취 사례는 끊이지 않는다. 자사의 특허 등 지식재산권 보호를 위한 전문인력이 부족한 중소기업이 평소 세심하게 관리하지 않으면, 어렵게 획득한 지식재산권이 무력화되기에 특히 주의해야 한다. 

 

10일 특허청이 주최한 ‘중소기업 혁신성장을 위한 지식재산 전략 세미나’에서 특허법인 서한 지예은 변리사는 “특허는 기술을 문서로 공개하는 대신 20년간 독점권을 준다. 발명을 장려하는 가운데, 국가산업발전이라는 공익적 측면과 발명자 이익보호라는 사적 측면을 동시에 가진다”며 “기업입장에서 강한 특허란 자사 기술과 제품의 경쟁우위 확보를 통해 시장점유율을 늘릴 수 있어야 한다”고 설명했다.

 

강한 특허의 핵심중 하나, ‘회피설계’ 가능성 차단

 

지예은 변리사는 강한 특허의 핵심중 하나는 ‘회피설계’ 가능성을 차단하는 것이다. 지 변리사는 “회피설계는 성능차이가 없는 선에서 특허기술을 약간 변경해 특허를 회피하는 것을 의미한다”며 “제품출시후 복제품을 발견하면 특허를 베꼈다는 사실을 입증해야 한다. 특허가 복잡해 변리사마다 복제 여부에 대한 의견이 다르면 제대로 보호받을 가능성이 낮아진다”고 설명했다.

 

10일 특허청이 주최한 ‘중소기업 혁신성장을 위한 지식재산 전략 세미나’에서 특허법인 서한 지예은 변리사는 “특허에 출원하는 연구개발 결과물은 하나의 실시예에 지나지 않는다. 범위를 넓게 잡아 다양한 예시를 제시해야 회피설계를 미연에 방지할 수 있다”고 설명했다.   ©중기이코노미

 

회피설계 가능성을 낮추기 위해선 특허출원시 다양한 변형·응용예시를 제시해야 한다. 지예은 변리사는 “특허에 출원하는 연구개발 결과물은 하나의 실시사례에 지나지 않는다. 범위를 넓게 잡아 다양한 예시를 제시해야 회피설계를 미연에 방지할 수 있다”고 설명했다. 지 변리사는 이어 “특히 제조공정기술은 특허로서 가치가 낮다. 복제가 발생했을 때 같은 제조법을 사용했다는 사실을 입증하기 어렵다. 상대방이 영업기밀을 이유로 공장을 안보여 준다”며 “제조공정기술 경우 관련 부품과 제품 등을 함께 제시해야 분쟁시 유리하다”고 강조했다.

 

“회피설계 막기 위해 다양한 예시 함께 제시하는게 바람직”

 

특허출원시 당장의 경제효과는 고려하지 말라는게 지예은 변리사 조언이다. 지 변리사는 “다른 예시를 적용했을 때 현시점에서 비생산적이고 비경제적이라도 특허출원시 함께 제시해야 한다. 다른 예시에 적용한 부품원가가 낮아지는 등 경제상황이 변하면서 생산성과 효율성도 달라질 수 있다”며 “향후 회피설계를 막기 위해서라도 다양한 예시를 함께 제시하는 게 바람직하다”고 설명했다.

 

기술개발에는 많은 시간과 돈이 든다. 성공한 기술을 탈취하고픈 욕망이 솟구칠만 하다. 기술탈취 위험이 항상 도처에 존재하는 이유다. 대·중소기업·농어업협력재단의 ‘중소기업 기술보호 수준 실태조사 보고서’에 따르면 지난해 기준 중소기업 기술탈취 사례는 78건, 총 피해금액만 1022억원이고 기업당 평균 피해금액은 13억원을 넘었다. 조사를 통해 밝히지 못한 사례를 고려하면 피해규모는 더 불어난다. 지예은 변리사는 “산업스파이 표적이 대기업·IT분야에서 중소기업·정밀기계분야 기술로 확대되고 있다”고 설명했다.

 

“내부직원 기술유출이 70%를 육박한다”

 

기술유출은 주로 내부직원에 의해 발생한다. 지예은 변리사는 “내부직원 기술유출이 70%를 육박한다. 자사 직원이 기술을 빼내 경쟁사로 간다. 창업을 하기도 하고, 심지어 기술을 팔고 계속 근무하기도 한다. 기술유출 동기의 78%가 금전유혹과 개인영리”라고 설명했다.

 

기술유출 수단으론 휴대용 저장창치가 35%로 가장 높고 핵심인력 매수, 복사, 이메일 등이 뒤를 이었다.

 

<자료=대·중소기업·농어업협력재단>

 

직무발명제로 내부직원 유출 위험성을 보다 효과적으로 관리

 

지예은 변리사는 기술유출 대응방안으로 개발자에 대한 적정한 보상과 처우를 제안했다. 내부직원 기술유출 사례가 많고, 동기가 대게 금전적 이익이라는 점에서 적정한 보상체계를 구축해야 한다는 설명이다. 지 변리사는 “인력에 대한 보상이 충분해야 한다. 사내발명장려상 등 인센티브 규정을 만들어, 내부직원 유출 위험성을 줄여야 한다”고 말했다.

 

직무발명제도를 활용하면 내부직원 유출 위험성을 보다 효과적으로 관리할 수 있다. 발명진흥법에 규정된 직무발명제도는 계약이나 근무규정에 따라, 종업원 직무발명을 사용자가 승계하고 종업원에게 정당한 보상을 제공하는 제도다. 지 변리사는 “직무발명은 근본적으로 발명자 소유다. 계약이나 규정이 없으면 발명자 본인명의로 특허를 출원해도 기업입장에는 손 쓸 도리가 없다”며 “그러나 계약이나 규정을 위반해 직무발명을 직원이 본인명의로 특허출원하면 업무상 배임에 해당한다. 이 경우 회사명의로 특허권을 환수할 수 있다”고 설명했다.

 

“기업간 기술자료 교환, 반드시 비밀유지 계약서 체결해야”

 

개인이 아닌 기업에 의한 기술유출에도 주의해야 한다. 지예은 변리사는 “인수합병이나 공동연구를 가장한 기술유출 사례도 있다. 계약을 미루면서 기술자료를 요구한다면 의심해 볼만 하다”며 “기업간 기술자료를 교환할 때는 반드시 비밀유지 위반규정이 담긴 계약서를 체결해야 한다. 기술자료를 구두나 전화로 요구한다면 녹음을 해놔야 피해입증에 유리하다”고 설명했다. 지 변리사는 이어 “거래처가 기술을 유출하는 경우도 있다. A/S를 핑계로 설계도나 소스코드를 요구한다면 입증할 자료를 확보할 필요가 있다”고 강조했다.

 

특허를 출원하는 것만큼 타사 특허권을 침해하지 않는 것도 중요하다. 지 변리사는 “특허소송 위험을 방지하기 위해 특허지도를 작성해야 한다. 자사 제품군에서 타사가 갖고 있는 특허를 파악해야 한다”며 “많은 특허침해 기업들이 ‘몰랐다’는 태도를 보인다. 그러나 특허는 출원 직후 공개하기 때문에, 확인을 하지 못한 것을 과실”이라고 경고했다.

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