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연 수백만건 출원 중국, 도소매업 상표보호 미흡

지식재산권 속지주의 원칙…상품 수출하는 곳에 모두 상표출원해야 

기사입력2019-06-04 09:51
양한나 객원 기자 (hnyang@kanghanip.com) 다른기사보기

강한국제특허법률사무소 양한나 파트너 변리사
지식재산권은 속지주의 원칙이 적용되기 때문에, 우리나라에 상표권을 등록했다고 해서 다른 나라에서도 그 권리를 행사할 수 있는 것은 아니다. 따라서 우리나라처럼 제조업 중심 수출국가의 경우에는 원칙적으로 상품이 수출되는 곳에 모두 상표출원을 해야 한다. 하지만 각 나라별로 독특한 제도들이 있기 때문에 해외에 상표를 출원할 때 유의해야 할 점이 적지 않다.

 

가장 가까운 중국의 경우, 전세계에서 가장 많은 상표가 출원되는 나라다. 2017년에만 570만건이 출원됐다. 2위를 기록한 미국이 약 61만건임을 고려하면, 엄청난 수가 아닐 수 없다.

 

이로 인한 심사 적체를 해소하기 위해, 중국은 상표국에서 예시하고 있는 상품 명칭만 지정상품으로 해서 출원하도록 하고 있다. 예를 들어, 블록체인과 같은 새로운 사업이 나타났다고 해서 이와 관련된 상품을 지정상품으로 해서 출원할 경우 거절이유가 통지된다. 한정된 상품만 예시돼 있기 때문에 새로운 산업에 발 빠르게 대응하기는 어려우나, 중국 상표국으로서는 상품 명칭 심사에 소요되는 시간을 절감하기 위한 자구책인 셈이다.

 

또한 다른 나라는 1류부터 45류까지의 상품류 중 35류에 각종 상품에 대한 도소매업을 예시하고 있는데, 중국의 경우 도소매업은 예시하고 있지 않아 제조는 안하고 판매만 하는 서비스업을 영위하는 상표에 대한 보호가 미흡하다.

 

전세계에서 두 번째로 많은 상표가 출원되는 국가는 2017년 기준 606956건인 미국이다.

 

먼저 상표를 출원한 사람을 보호하는 선출원주의가 아닌, 먼저 상표를 사용한 사람을 보호해주는 선사용주의를 채택하고 있기 때문에 이로 인해 생긴 독특한 제도가 있다. 미국에서 상표등록을 받기 위해서는 미국 내 사용자료가 있거나 또는 외국 등록 상표가 있어야 한다.

 

지식재산권은 속지주의 원칙이 적용되기 때문에, 상품이 수출되는 곳에 모두 상표출원을 해야 한다.<이미지=이미지투데이>
등록을 받은 이후에도 등록일로부터 6년 및 10년이 되는 해 사용자료를 제출해야 등록을 유지할 수 있다. 우리나라의 경우 미사용 상표는 불사용취소심판을 청구해야 정리가 되는데, 미국은 상표권자가 사용자료를 제출하지 않는 경우에도 자동적으로 정리가 되니, 우리나라에 비해 상표 선택의 폭이 넓어지는 장점은 있다. 하지만 상표권자로서는 현재 사용은 하고 있지 않지만, 놓치고 싶지 않은 상표에 대해선 재출원을 고려해야 하는 비용상 부담이 있을 수 있다.

 

사용선언서를 필요로 하는 나라는 미국 말고 캐나다도 있는데, 캐나다의 경우 최근 마드리드 조약에 가입함에 따라 상표법의 많은 부분이 개정이 돼, 2019617일 이후 등록되는 상표의 경우 사용선언서가 필요없게 됐다. 또한 캐나다의 경우 존속기한이 15년이었는데, 다른 나라들과 마찬가지로 10년으로 줄어들었다.

 

세 번째로 상표출원이 많은 일본은 2017년 기준 318479건이었다. 우리나라는 등록 전에 이의신청을 제기해 상표등록을 할 수 있지만, 일본은 등록 후 공고가 되고 이때 이의신청을 제기할 수 있다. 때문에 이의신청을 제기하려는 자는 등록까지 기다려야 하고, 상표권자는 등록료까지 납입했는데 곧바로 이의신청에 의해 상표등록이 취소되는 일이 생길 수 있다.

 

유럽은 네 번째로 상표가 많이 출원됐는데 2017년 기준 371508건이다. 유럽은 유사 선행상표 유무를 판단하는 실체심사를 하지 않기 때문에 방식심사 후 바로 공고가 되며, 이의신청이 없으면 등록이 된다. 따라서 설령 동일한 선행상표가 있다 하더라도 등록이 되는 경우가 있으며, 별로 유사해 보이지 않더라도 선행 상표권자가 이의를 제기하면 등록하는데 어려움을 겪을 수도 있다. 상표의 유사 판단을 1차적으로 시장에 맡겨 유럽특허청의 상표심사에 따른 부담을 최소화하는 합리적인 제도로 볼 수도 있다.

 

다섯 번째로 상표가 많이 출원된 나라는 의외로 이란이다. 지난 2017년 기준 358353건이었다. 이슬람 국가의 경우 종교적인 이유로 인해 마드리드 출원시 이슬람 국가와 이스라엘을 함께 지정해 출원을 할 경우 거절될 수 있다. 또 지정상품에 돼지고기를 넣는 경우에도 거절이유가 통지될 수 있다.

 

요즘 한국기업이 많이 진출한 베트남의 경우, 상표가 베트남어나 영어가 아닌 경우 식별력이 없는 것으로 취급이 된다. 다른 나라의 경우 한글 상표가 도형으로 취급이 될 뿐이지 등록이 안되는 것은 아니나, 베트남의 경우 한글만으로 된 상표를 출원할 경우 베트남에서 오랜 사용에 의해 유명해졌다는 등의 사정이 없는 한 거절될 수 있다.

 

북한은 어떨까. 북한도 상표제도가 있지만, 아직까지는 우리나라 기업이 직접 북한에 상표를 출원하게 된다면 특별한 이유가 없어도 거절이 된다. 이 탓에 제3자 이름으로 출원하는 등 우회적인 방법으로 북한에 상표를 출원하고 있지만, 남북교류가 활성화 된다면 제도가 개선될 것으로 기대가 된다. (중기이코노미 객원=강한국제특허법률사무소 양한나 파트너 변리사)

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