제품출시 후 특허출원 했는데 거절통지 받았다

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경영정보 ㅣ 특허변리 제품출시 후 특허출원 했는데 거절통지 받았다 발명 공개후 1년내 출원해야 보호…“신규성 의제 규정 재검토 필요”

기사입력2017-03-30 12:57

전윤근 객원 기자 (ykjeon@kanghanip.com) ㅣ다른기사보기

강한국제특허법률사무소 전윤근 변리사

제조업체 대표를 맡고 있는 A씨는 특허출원을 했던 자신의 발명이 신규성 및 진보성 위반의 사유로 거절됐으니, 이에 대한 의견을 제출하라는 통지서를 특허청으로부터 받았다. 사정을 알고 보니, A씨는 시장 선점이 우선이라는 판단 하에 해당 제품을 먼저 출시했고, 특허출원은 제품을 출시한 후 시장상황을 고려해 진행했던 것이다. A씨의 경우를 보면, 특허출원을 통해 지식재산에 대한 독점 및 배타권을 획득하는 절차가 결코 만만한 것이 아니다.

그렇다면 현행 특허법에서 A씨는 보호를 받을 수 없을까? 우리나라 특허법 제30조에서는 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우’를 규정해, A씨와 같은 경우의 발명자 또는 출원인을 보호하고 있다. 즉 발명에 대한 정당한 권리자가 자발적 의사에 기해 발명을 공개했다면, 발명을 공개한 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하고, 발명이 공개됐다는 취지의 주장 및 이를 증명할 수 있는 서류를 제출함으로써 발명의 보호를 받을 수 있다.

이는 발명의 연구결과를 신속하게 공개하도록 해 국가산업발전을 도모하고 이와 동시에 일정기간 이내라면 특허출원을 허용함으로써 출원인을 보호하기 위한 조항이라 할 수 있다. 이와 같은 이른바 신규성 의제의 조항은 우리나라에만 있는 것은 아니지만, 모든 국가에서 이를 인정하는 것도 아니다. 또한 이를 인정하는 국가에서도 그 적용요건은 각국의 산업정책 등에 따라 상이하다.

하지만 이러한 법 규정에도 불구하고, A씨의 특허출원은 신규성 및 진보성 위반에 따라 최종적으로 거절결정을 받았다. 자신의 제품이 공개된 후 당시의 구법이 허용하는 기간인 6개월을 경과해 특허출원을 했다는 것이 그 이유였다. 현행 개정법에서는 출원 당시의 단순한 실수로 신규성 의제의 절차를 밟지 못했던 경우에는 출원 후 일정기간 이내에 이를 주장하며 절차를 보완할 수 있다. 하지만 개정법이 적용되더라도, 권리자 의사에 기해 발명이 공개된 날로부터 1년 이후에 특허출원을 하게 되면 거절이 될 수 밖에 없는 사실은 변함이 없다.

결국 A씨는 법에 대한 지식이 부족했던 탓으로 자신의 발명에 대한 독점 및 배타권을 상실하고 만 것인데, 과연 그 과실의 책임을 100% 부담시키는 것이 합당한 지에 대해서는 의문이 든다. 물론 애초부터 특허법은 신규성 의제 규정을 둬 권리자를 보호하고자 했고, 개정법은 권리자를 보호하기 위해 출원 유예기간을 6개월 더 연장하기는 했지만, 유예기간에 따른 권리자의 법적 불안정성이 해소된 것은 아니기 때문이다.

권리자 의사에 기해 발명이 공개된 날로부터 1년 이후에 특허출원을 하면 거절이 될 수 밖에 없다. 특허법에서 정한 기간을 경과했기 때문이다.<이미지 출처=이미지투데이>

발명에 대해 특허를 출원하고자 하는 이유는 출원의 주체마다 다르겠지만, 종국적으로는 지식재산을 축적하고 강화하기 위한 것이다. 그리고 산업체는 지식재산을 강화해 시장을 넓히고 자산을 증가시키게 된다. 다시 말해 지식재산과 시장 그리고 자산의 상호 관계는 별개가 아닌 것이다.

예를 들면 특허권자 본인이 해당 특허발명을 직접 실시함으로써 시장을 넓힐 수 있겠지만, 경쟁 또는 협력업체에 특허발명을 유상 양도함으로써 자산을 늘릴 수도 있다. 또 경우에 따라서는 시장성 또는 기술발전을 고려해 특허출원을 잠정적으로 유예 또는 보류할 수도 있는 것이다. A씨의 경우도 마찬가지로 예측 가능한 시장상황 및 자산 등 여러 요소를 고려해 전략적으로 특허출원을 했지만, 특허법에서 정한 기간을 경과하고 만 것이다.

그렇다면 권리자의 의사에 기해 발명이 공지된 날로부터 반드시 1년 이내에 출원해야 한다는 본 규정에 대해 알아보자. 만약 신규성 의제 적용기간을 없애고, A씨의 선택에 따라 특허출원을 할 수 있도록 특허법에서 허용하는 것은 어떨까? 즉 권리자의 의사에 기해 발명이 공지됐다면, 권리자의 해당 발명에 대한 특허출원은 공지된 날 이후 어느 때나 가능하도록 법으로 규정하는 것이다.

이렇게 되면 A씨와 같은 사례는 더 이상 나오지 않는다. 권리자로서는 수 년 이상의 장기간이 소요될 수 있는 ‘시장성’과 내부 자산 등을 종합적으로 판단해, 전략적이고 효과적으로 특허출원 여부를 결정할 수 있게 되는 것이다. 물론 해당 발명에 대해 공지된 날 이후에 이뤄진 타인의 특허출원은 종전의 규정대로 신규성 또는 진보성 위반에 의한 거절이유가 있게 되므로, 타인에게 특별히 이롭거나 불리할 것도 없을 것이다.

또한 해당 특허발명의 존속기간은 종전과 변함없이 유지시키도록 하면 족하다. 즉 신규성 의제 적용기간을 없애더라도, A씨의 특허발명은 특허권을 설정등록한 날로부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이므로, 이로 인해 타인에게 불측의 손해를 입히는 일은 예상하기가 어렵다. 오히려 특허권의 존속기간을 1~2년 양보하더라도, 출원인으로서는 그만큼 더 중요한 전략적 판단을 놓치지 않을 수 있는 이점이 있다.

우리나라 특허법은 특정인만을 위한 법은 아니며, 동법 제30조 역시 출원인과 제3자의 이익을 조화시키기 위한 것임은 두 말할 나위 없다. 그러나 신규성 의제 주장기간이 지나치게 짧아 개정법에서 신규성 의제 주장기간을 6개월에서 1년으로 연장된 것을 보면, 제3자에게 불측의 손해를 입히지 않는 한도 내에서 본 규정의 존폐에 대해 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다.