종래 기술보다 발전된 것 없으면 특허 못받아

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경영정보 ㅣ 특허변리 종래 기술보다 발전된 것 없으면 특허 못받아 특허 거절이유 중 ‘발명의 진보성’ 흠결 가장 많아

기사입력2015-11-06 00:00

강태훈 객원 기자 (kangth@hmplawip.com) ㅣ다른기사보기

충정특허법률사무소 강태훈 대표변리사/KAIST MIP 겸직교수

특허청에서 가장 많이 나오는 거절이유가 발명의 진보성이다. 지난번 발명의 신규성을 검토하면서 예로 들었는데 “이것은 종래에 없는 완전히 새로운 기술이야”라고 주장하지만 특허를 못받는 경우가 종종 있다. 이때 특히 문제가 되는 등록요건이 발명의 진보성이다. 발명의 진보성을 쉽게 설명하면, 종래 기술보다 발전한 점이 있어야 특허를 받을 수 있다는 의미다.

앞서 신규성을 설명하면서, 특허법에서는 신규성이 없는 발명을 규정함으로써 소극적으로 신규성 상실사유를 정하고 있음을 언급했다. 특허법에서는 신규성이 상실된 발명 즉 공지된 발명을 ①공지되었거나 공연히 실시된 발명 ②반포된 간행물에 게재된 발명 ③전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명으로 열거하고 있다.

진보성과 관련해 특허법에서는 특허출원시를 기준으로 특허청구범위에 기재된 발명을 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지된 발명에 의해 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 진보성이 없음을 규정하고 있다. 여기에서 공지된 발명은 앞서 신규성에서 언급한 공지된 발명과 같다.

특허청에서 가장 많이 나오는 거절이유가 발명의 진보성이다. 종래 기술보다 발전한 점이 있어야 특허를 받을 수 있다는 의미다.<자료=비자트>

진보성에 관해 설명할 때마다 늘 듣는 질문이 ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자’(심사실무상 ‘당업자’라 함)가 누구인가이다. 쉽게 설명하면 특정 기술분야에서 그 쪽 기술을 잘 아는 사람이라고 생각하면 맞을 것이다. 예컨대 반도체 장비 중 에칭장비 분야라 하면, 에칭에 관한 기술흐름을 꿰뚫고 있으며 기술이 어떻게 발전하고 있고 경쟁회사는 어떤 기술을 개발하고 있는지 등을 잘 알고 있는 가상의 기술자를 상정하면 될 것이다.

실무상 특허청에서 통지되는 거절이유 중 대부분은 진보성 흠결이다. 이는 특허출원된 기술이 종래기술과 동일하지 않으면 신규성이 인정된다 할 것이며, 특허출원을 하는 경우에 대부분의 경우 종래와는 다르기에 비용을 들여서 특허출원을 진행하는 것이기 때문에 신규성이 없는 발명들은 1차적으로 출원인들로부터 필터링되기 때문일 것이다.

좀 더 구체적으로 진보성이 없는 경우를 살펴보면 ▲종래 철로 만들어진 제품이 부식되는 것을 방지하고자 스테인리스로 변경한 것과 같이 적절한 재료를 단순하게 선택한 경우 ▲큰 노력을 기울이지 않고 얻어낸 설계 수치의 변경 또는 최적화 ▲예전에는 못을 박아 고정시키던 것을 볼트와 너트로 변경한 것과 같은 단순 설계 변경 등이다.

특히 오늘날 하나의 발명을 구성하는 개별 기술(예를들면 부품이나 모듈 등)은 대부분 공지된 것이라고 봐도 무방한데, 이러한 경우에는 각각의 개별 기술보다는 결합된 구성에 특징이 있는 것이 대부분이다. 예컨대, A 및 B라는 기술이 이미 알려진 기술일 경우에 A+B가 결합돼 구성된 발명으로 이뤄진 특허출원이 진보성이 있는가를 판단해야 한다. 이때에는 A와 B가 본래 갖는 효과를 단순히 합친 것이 아니라, 제3의 새로운 효과가 존재하거나 A와 B를 결합해 A+B를 만드는데 있어서 종래에는 곤란함이 있었는데 이를 해결한 경우에 진보성이 인정된다 할 것이다.

발명의 진보성<자료=강태훈 변리사>

다시 신규성과 비교해보면, 특허출원이 신규성 흠결에 해당하려면, 특허출원을 거절시키기 위해서 특허청 심사관이 인용하는 선행기술 관련 문헌(이를 실무상 인용문헌이라 함)과 특허출원한 발명이 동일해야 한다. 그런데 진보성을 판단함에 있어서는 하나의 인용문헌과 동일하지 않더라도, 다수의 인용문헌을 검토해 당업자가 이를 활용·용이하게 창작해낼 수 있으면 진보성 흠결로 본다는 점에서 인용문헌을 둘이상 심사관이 제시할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

진보성의 판단기준을 정리하면 신규성 판단의 판단기준과 동일하다. 우선 시간적인 기준으로는 출원발명의 출원시점을 기준으로 한다. 또 지역적 기준으로는 인터넷 상에 공지된 발명을 생각하면 쉬운데, 인터넷은 전세계 어느 곳이나 연결이 가능하므로 진보성 판단은 전세계 어느 곳에서도 공지된 발명을 대상으로 한다고 할 수 있다. 마지막으로, 신규성과는 달리 출원발명과 인용문헌과 동일할 필요는 없는데, 하나의 인용문헌이 아니라 여러 개의 인용문헌을 조합해 판단하는 것이 가능하다.