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공동 연구개발 특허권 ‘공동 소유’가 유리할까

특허권 행사 제약…“개별 소유하되, 실시권 설정 통해 해결하라” 

기사입력2024-02-26 12:00

공동으로 연구개발을 해 특허권을 공동으로 소유하게 되면 특허권을 행사하는데 다양한 문제가 있을 수 있어, 연구개발 기여도에 따라 개별 소유하는 것이 유리할 수 있다는 의견이 나왔다.

 

윤영진 온어스특허법률사무소 변리사는 기업 전문서비스 스타트업 답다가 최근 개최한 초보·예비창업자 창업가이드세미나에서, 개인과 개인 또는 개인과 법인 사이에서 공동으로 연구개발을 하는 경우 특허권의 소유에 대한 분쟁이 생기는 경우가 있다공동 연구개발을 시작하면서부터, 공동 소유 혹은 개별 소유 등 소유방식을 명확히 해야한다고 강조했다.

 

그러면서 특허권은 가급적 공유하지 말고, 개별 소유하되 실시권 설정 등을 통해 해결하는 것이 유리하다고 윤 변리사는 조언했다.

 

공동 소유…특허권 행사에 제약 발생=특허법 제44조에서는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 해야 한다고 규정하고 있다. 공동특허를 출원한 경우, 특허권 이전 및 공유에 대해서는 제99조에 따라 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있도록 하고 있다.

 

<그래픽=채민선 기자>   ©중기이코노미

 

이렇게 공동으로 특허권을 소유한 경우, 특허권의 등록이나 행사과정에서 다양한 문제에 부닥칠 수 있다. 가령 AB가 함께 공동연구해 기술을 개발했지만, A는 특허출원을 원하고 B는 영업비밀로 보호하기를 원하는 경우 특허출원을 할 수 없게 된다.

 

다른 사례로 CD가 공동으로 특허권을 가지고 있는데, C는 특허권을 사용해 제품을 생산한 후 돈을 벌고 있지만, D는 제품 생산을 할 수 없어 돈을 벌지 못하는 경우도 있다, EF가 공동으로 특허권을 가지고 있지만, 특허권을 사용하지 않고 비용만 내고 있어 E가 제3자에게 실시권을 이전하고 수익화하고자 할 때 F의 동의가 없으면 불가능하다.

 

윤 변리사는 특허권을 공동으로 가지고 있으면 이처럼 여러 이슈가 발생할 가능성이 높고, 본인의 지위에 따라 불리한 계약을 할 가능성도 있다고 지적했다따라서 공동 기술개발을 했다고 하더라도 기여 비중에 따라 한 사람 명의로 특허권을 설정하되, 공동 개발자와의 협의를 통해 실시권 설정 등을 계약조항에 넣는다면, 특허권 활용을 효율적으로 할 수 있다고 말했다.

 

공동으로 개발한 기술에 대해 공동개발자의 동의없이 자기 이름으로 무단 출원하는 경우에는 특허법에 따라 특허거절이유, 특허무효이유에 해당하므로 반드시 공동개발자와의 협의를 거쳐야 한다특정 기술에 대한 아이디어를 가지고 있지만 스스로 개발을 완성할 수 없어 제3자와 협력하는 경우에도 공동발명이 성립될 수 있으므로 사전에 향후 발생할 수 있는 권리 소유의 관계를 계약 등을 통해 명확히 해두는 것이 좋은 방법이다.

 

<그래픽=채민선 기자>   ©중기이코노미

 

국가별로 특허 공동소유 규정 다르다=이와더불어 윤 변리사는 해외 지사 혹은 해외에 있는 기업 등과 공동으로 연구개발을 할 때에는 특허 공동소유 규정이 각각 다르기 때문에 국가별 규정을 사전에 확인해야 한다고 조언했다.

 

국가마다 특허권의 공유 원칙에는 차이가 있다. 일본, 중국, 대만, 멕시코 등은 우리나라와 같이 공유자 동의의 원칙을 따르고, 미국, 캐나다, 호주, 인도, 태국, 브라질 등은 공유자 각자의 원칙을 따른다.

 

공유자 동의 원칙을 따르는 우리나라의 경우 일부 공유자가 출원을 거부하면 출원이 어렵지만, 공유자 각자 원칙을 따르는 미국의 경우 일부 공유자가 거부한다고 하더라도 특허출원이 가능하다

 

또한 지분양도와 실시권 설정에 대해 전원동의가 필요한 우리나라와 달리 미국에서는 자신의 지분에 대해서는 자유롭게 지분양도와 실시권 설정이 가능하다중기이코노미 채민선 기자

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