특허침해 경고장 받으면, 권리와 사실 파악부터

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경영정보 ㅣ 정책법률 특허침해 경고장 받으면, 권리와 사실 파악부터 특허분쟁은 ‘知彼知己百戰不殆’…회사의 지식재산권 관리

기사입력2017-10-09 06:00

고윤기 객원 기자 (kohyg75@hanmail.net) ㅣ다른기사보기

로펌 고우 고윤기 변호사, 서울지방변호사회 사업이사

타인이 우리 회사의 지식재산권을 침해하는 경우, 그 회사를 상대로 내용증명 우편을 통해 ‘경고장’을 발송하거나 침해금지 가처분, 손해배상 소송 등의 조치를 취한다. 마찬가지로 우리 회사가 다른 사람의 지식재산권을 침해했다면, 다른 사람은 우리 회사에 같은 조치를 취할 것이다.

우리 회사가 다른 회사의 특허를 침해하는 경우는 의도적인 경우도 있고, 비의도적인 경우도 있다. 의도적으로 모방, 유사상품, 특허도용 등을 한 경우라면, 특허침해소송이 들어올 때를 대비한 전략을 미리 수립해 놓아야 한다.

예를 들어 지식재산권을 소유한 자에 대한 불사용취소심판이라든지 특허무효소송이라든지, 상대방이 우리 쪽에 문제를 삼았을 때를 대비한 ‘강펀치’를 미리 준비해 놓아야 한다. 그러나 많은 회사들이 아무런 대책 없이 다른 사람의 지식재산권을 무단으로 사용하고 있다. 이런 경우 손해배상 등 법적 책임은 당연히 져야 한다.

하지만 우리 회사가 의도하지 않았는데, 다른 사람의 지식재산권을 침해한 경우가 있다. 보통은 침해 사실을 모르고 있다가, 권리자로부터 ‘경고장’을 받게 된다. 이 경고장은 보통 내용증명 형태로 온다. 이 내용증명이라는 우편은 “귀사의 번창을 기원합니다”라는 좋은 문구로 시작해서, “이행하지 않으면 법적 조치를 취하겠습니다”라는 험악한 문구로 끝이 난다. 회사에서 이런 내용증명을 받았을 때 가장 중요한 것은, 함부로 답변을 하지 않는 것이다. 일단 상황을 파악하고, 답변을 할 것인지, 답변을 해야 한다면 어떤 내용으로 답변을 해야 하는지를 신중히 정해야 한다.

첫째 특허침해 경고장을 받았다면 절대 경고장을 무시해서는 안된다. 특허침해 경고장을 받았을 때, 대부분의 회사가 제일 먼저 보이는 반응은 “우리는 다른 사람의 지식재산권을 침해한 적이 없다”는 것이다. 경우에 따라서는 변리사 또는 변호사의 자문을 구해서 “지식재산권 침해가 없다”는 의견서를 받기도 한다. 하지만, 변리사·변호사의 의견서가 100% 맞는 것은 아니다. 그래서 설사 우리 회사의 결백에 대한 확신이 있더라도, 신중히 행동해야 한다.

둘째 냉정하게 상황을 판단한다. 먼저 상대방의 권리를 파악해야 한다. 상대방의 권리를 파악하는 제1단계는 특허정보넷 키프리스 검색이다. 이 특허정보넷에서 상대방이 주장하는 권리에 대해 검색을 해 본다. 특허정보넷에서는 상대방이 가진 특허의 출원명세서까지 검색이 가능하다. 일단 이 출원명세서를 보고, 상대방 특허의 내용을 꼼꼼히 점검한다. 그 이후에 변호사·변리사와 상담을 하는 것이 좋다.

특허침해 경고장을 받은 경우에는 절대 무시해서는 안된다. 상대방의 권리를 파악하고, 우리 회사의 침해사실을 객관적 관점에서 정리해야 한다.<이미지=이미지투데이>

이 상담단계도 매우 중요하다. 특히 내가 얼마나 준비를 해서 찾아갔느냐에 따라 상담내용의 질이 크게 차이가 난다. 여타 법률문제도 비슷하다. 기업법률에 대한 상담을 하다보면, 법률자문을 구하기 전에 정말 철저히 모든 자료를 준비해 오는 회사가 있고, 그냥 “변호사님이 알아서 해주세요”라고 하는 회사도 있다. 당연한 이야기이지만, 전자의 경우가 단기간에 필요한 내용을 정리할 수 있다. 왜냐하면 사건을 가장 잘 아는 것은 당사자이기 때문에, 얼마나 협조가 잘 되느냐에 따라 법률분쟁은 그 승패가 바뀌는 경우도 있다.

어쨌든 지식재산권 침해, 특히 특허의 침해가 문제된 경우라면 ①내 상품이 실제로 상대방 특허의 범위에 포함되는지? ②포함된다면 상대방 특허를 무효시킬 수 있는지?를 전문가에게 확인해야 한다. 그리고 필요하면, 이와 관련한 의견서를 받는 것도 좋다. 다만 이 의견서의 내용은 절대적인 정답은 아니다. 실제로 법원에서 어떻게 판단할 지를 100% 예측할 수는 없다.

셋째 상대방이 앞으로 취할 조치를 예상해 본다. 상대방은 경고장을 발송한 후에, 주로 손해배상 소송이나 형사고소를 한다. 특히 경고장에 답변 기한이 있는 경우에는, 상대방이 이미 손해배상소송이나 형사고소를 준비하고 있다고 생각하면 된다. 만약에 적절한 합의가 가능한 경우라면 이 시기에 합의를 하는 것도 문제를 해결하는 방법이다.

상대방이 침해금지가처분 신청을 해 오는 경우도 있다. 물론 이 경우에도 형사고소와 병행하는 경우가 많다. 그러다 보니 회사에서는 이 사건과 관련해서, 어느 날 갑자기 수사기관의 출두요청 전화를 받기도 한다. 경우에 따라 수사기관에서 우리 회사를 압수·수색한다. 상대방은 우리 회사가 미리 대비하지 못하도록, 형사고소나 소송을 은밀히 제기하는 경우도 있다.

넷째 적절하고 신속한 대응을 한다. 상대방의 권리가 확실하고, 우리 회사가 상대방의 권리를 침해한 것이 확실한 경우가 있다. 이 경우에는 광고, 쇼핑몰, 홈페이지 등 외부에 나타난 관련 증거부터 정리해야 한다. 문제가 되는 사진, 동영상을 삭제하고, 최대한 상대방이 문제삼을 수 있는 것들을 노출시키지 말아야 한다.

상대방은 최대한 자신의 손해를 부풀리려고 증거를 수집한다. 우리는 거기에 대응해서 침해 사실이 적다는 것을 소명해야 한다. 만약 수사가 개시된 경우, 보다 신속하게 소명자료를 준비해야 한다. 이런 사례는 합의금 지불 또는 손해배상금 지급으로 끝날 가능성이 높다. 잘못한 만큼 배상을 하는 것은 당연하다. 처음부터 배상을 염두에 두고 배상할 액수를 줄이는 쪽으로 온 힘을 다해야 한다.

다음으로 상대방의 권리가 애매하거나 우리가 상대방의 권리를 침해한 것인지 불확실한 경우다. 이 경우 일단 전문가를 찾기를 바란다. 특허 쪽 일을 하는 변호사나 변리사를 찾아가면 되는데, 변리사의 경우 각자의 전공분야가 있기 때문에 확인하고 가는 것이 좋다. 예를 들어 우리 회사에 문제된 사건이 특허인지, 특허라면 전기·전자 쪽인지 아니면 상표와 관련된 것인지 등을 먼저 파악한 후에 그 분야를 주로 다루는 전문가를 찾아야 효율적이다.

그 이후에는 변리사 또는 변호사의 의견서로 대응을 하고, 경우에 따라 지식재산권 ‘무효확인심판청구’를 해야 한다. 지식재산권이 무효로 판명되면, 우리 회사가 형사책임을 질 이유도, 손해배상을 할 이유도 없다.

정리하면, 특허침해 경고장을 받은 경우에는 절대 무시해서는 안된다. 상대방의 권리를 파악하고, 우리 회사의 침해사실을 객관적 관점에서 정리해야 한다.

지피지기 백전불태(知彼知己百戰不殆)라는 고사성어는 이 특허분쟁에 딱 들어맞는 단어다. 모든 것이 파악된 후에, 상대방에게 강펀치를 날릴 것인지, 상대방의 펀치를 피한 후에 합의로 해결할 것인지를 결정하면 된다. 특허분쟁의 종착점은 결국 돈 문제다. 적절한 대응으로 불필요한 지출을 줄일 수 있다.