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미국서 특허 출원하려면 ‘정보개시의무’ 유의

선행기술 정보 제공 의무… 최종거절통지 받으면 대응방안 체크 

기사입력2022-11-23 11:33

미국에는 정보개시의무라는 미국만의 독특한 특허제도가 있다특허출원 과정에서 이 의무를 위반하면 불이익이 따르므로 유의해야 한다.

 

김지훈 변호사는 코트라가 22일 개최한 글로벌 IP동향 및 이슈’ 세미나에서 이를 소개하고, 우리 기업들이 미국 특허청에 특허 등 지식재산 출원을 하는 사례가 증가하고 있는데, 우리 특허제도와는 상이한 미국 특허제도를 알고 그에 맞는 특허전략을 세우는 것이 중요하다고 조언했다.

 

◇특허출원시 선행기술 정보 제공=미국 특허청(USPTO)2008년 정규 출원시 정보개시의무(IDS, Information Disclosure Statement)를 도입했다. 출원부터 등록시까지 출원인과 대리인은 관련 선행기술의 정보를 심사관에게 제출하는 것을 의무로 정했다. 이는 특허성에 영향을 미칠만큼 세부적인 문헌이 모두 해당한다예를 들어 해외심사관이 인용한 특허, 명세서에 설명한 선행기술 특허, PCT 서치 보고서에 있는 선행특허 등이 해당한다

 

관련 선행기술 정보는 특허심사관의 최종거절이유(FOA, Final office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월 이내에 제출해야 한다. 추가비용이나 증명서는 필요하지 않으며, 3개월 이후에는 수수료를 지불해야 제출할 수 있다.

 

미국 특허청에 특허신청 후 첫 번째 통지를 받는데까지는 약 12~18개월 정도 걸린다. 통지에 대한 답변을 하고 추가 통지 등을 거쳐 특허출원까지는 신청일로부터 평균 24~36개월이 소요된다.

 

<그래픽=채민선 기자>   ©중기이코노미

 

우리나라는 국제특허협력조약에 따라 PCT출원이 가능하다. 한국에서 먼저 특허를 출원한 후, 출원된 날로부터 30일 이내 미국 특허청에 특허출원을 하면된다. 최근 번역요건을 강화하고 있어, 한국에서 출원된 명세서의 번역은 정확해야 한다. 만약 한국에서 실현된 내용에서 약간의 수정을 해 미국에 들어오고 싶다면 보정서를 함께 제출해야 한다.

 

이런 단점을 보완할 수 있는 절차로 ‘PCT Continuation’ 절차가 있다. ‘바이패스라고도 불리는 이 절차는 한국에서 출원된 특허 명세서의 내용을 변경, 제출이 가능해 최근 선호하고 있다.

 

◇‘최종거절통지서를 받게 된다면=특허출원을 진행하다가 Final Office Action(최종거절통지서, Final OA) 통지를 받으면 3개월 내에 답변서를 제출해야 한다. Non-final Office Action(최초거절통지서, Non-final OA) 답변서와는 달리, Final OA 답변에서는 보정에 제약이 있고 대응도 자유롭지 못하기 때문에 대응전략을 잘 세워야 한다.

 

간단한 보정 등으로 답변을 작성, 특허청 심사관에게 보내 최종거절통지에 대응할 수 있는데, 이는 보정범위가 상당히 제한된다는 단점이 있다.

 

RCE(Request for Continued Examination) 대응방법은 보정이 필요한 경우 일반적으로 선택하는데, 심사가 처음부터 다시 시작되는 절차다. 재검토가 가능하지만 1200달러의 관납료를 납부해야하고 심사가 지체되는 경우도 많다.

 

심사관으로부터 직접 미등록 사유를 들을 수 있는 After Final Consideration Pilot 2.0(AFCP 2.0) 절차가 있다. 축소 보정을 제출해야 하며 인터뷰에 응해야 한다. 심사관은 3시간을 더 투입해 보정된 출원발명에 대한 거절이유에 대해 다시 판단한다. 추가 관납료는 없다.

 

, 심판부(PTAB)에 불복 심판을 하는 Appeal 절차도 있다. 일반적으로 비용이 많이 들고 시간도 많이 소요되지만 정확한 법률판단을 받을 수 있다는 장점이 있다. 이밖에도 최종 거절을 받아도 여러 대응방안이 있어 특허출원 전략에 맞춰 선택할 수 있다.

 

미국 특허청은 출원인이 청구한 특허 청구항의 발명을 보호하기 위해 특허를 부여하며, 특허권자는 특허기간 동안 제3자를 대상으로 미국 내 특허에서 주장된 발명의 사용, 판매 또는 실행을 금지시킬 권리를 부여받는다. 만약 누군가가 특허를 침해한다면 해당 특허권자는 미국 연방 지방법원에 특허침해에 대한 소송을 제기함으로써 금지처분, 금전적 손해배상 그리고 변호사 비용 배상 등을 청구할 수 있다

 

김 변호사는 이러한 지식재산권 문제들은 직접 해결해본 경험이 있는 회사 경영진이나 지식재산권 전문 변호사에게 맡겨야 한다고 당부했다. 중기이코노미 채민선 기자

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